PROCESO 66-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 66-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: TRICO PRODUCTS CORPORATION. Marca: “TRICO”. Proceso interno N° 1967-2002.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El expediente recibido por este Tribunal el 29 de abril del 2005, del que se desprende una disposición adoptada por la Instancia Nacional compareciente, en el sentido de suspender la tramitación interna de la causa, a efectos de solicitar un informe “…al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina…”; solicitud que, por cierto, no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que dicha Instancia se ha limitado a una simple remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, este Tribunal las estima subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas y, razón por la cual el pedido hecho ha sido admitido a trámite, por medio de auto de 18 de mayo del 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION, siendo demandados el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI- de la República del Perú; así como el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del mismo país.

   Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la sociedad DAEWOO CORPORATION.

   1.2 Acto demandado

   El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos, se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta por la sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION, la cual, mediante apoderado, impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI:

   Nº 763-1999/TPI-INDECOPI, emitida el 22 de junio de 1999, por medio de la cual se revoca la Resolución Nº 10036-1998/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto de 1998 y, en consecuencia, se niega el registro de la marca “TRICO”, solicitado por Trico Products Corporation, para amparar productos correspondientes a la clase 12 de Nomenclatura Oficial.

   1.3 Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser extraídos los siguientes aspectos principales:

   a) Los hechos

   - El “13 de mayo de 1997”, la sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “TRICO”, como marca destinada a amparar productos de la clase 12 de la “Clasificación Internacional”.[1]

   - El 24 de julio de 1997 fue publicado el aviso pertinente a esa solicitud, en el Diario Oficial El Peruano.

   - El 13 de agosto de 1997, la sociedad DAEWOO CORPORATION presentó “observación” contra el registro solicitado, con base en la marca “TICO” de su propiedad.

   - El 31 de agosto de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 10063-1998/OSD-INDECOPI, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca TRICO en favor de TRICO PRODUCTS CORPORATION.

   - La sociedad DAEWOO CORPORATION interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución emitida.

   - El 22 de junio de 1999, el INDECOPI resolvió dicho recurso, mediante Resolución Nº 763-1999/TPI-INDECOPI, por la cual revocó la resolución Nº 10063-1998/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegó el registro de la marca TRICO, solicitado por TRICO PRODUCTS CORPORATION.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION, constituida y domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica, por intermedio de apoderado manifiesta, que el “4 de septiembre de 1997” (sic) presentó solicitud para el registro de la denominación “TRICO”, escrita con letras características, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 12 de la “Clasificación Internacional”, respecto de la cual fue presentada observación por parte de la sociedad DAEWOO CORPORATION, con base en la marca “TICO” de su propiedad.

   Posteriormente, el INDECOPI emitió la resolución 10036-1998/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto de 1998, declarando infundada la observación y otorgando el registro solicitado. Expresa que la sociedad DAEWOO CORPORATION interpuso recurso de apelación contra la Resolución inicial y que el INDECOPI emitió luego la Resolución Nº 763-1999/TPI-INDECOPI, de 22 de junio de 1999, por medio de la cual revocó la Resolución inicialmente aludida y, en consecuencia, negó el registro de la marca TRICO, al considerar que “…se llega a la conclusión que las marcas en litigio son confundibles.”

   TRICO PRODUCTOS CORPORATION asevera que “… fue por muchos años titular en el Perú de la marca TRICO para distinguir principalmente limpiaparabrisas, sus partes, hojas, brazos auxiliares, juegos de repuestos para limpia vidrios de parabrisas, adaptadores y alimentos automáticos para el lavado de parabrisas de vehículos y todos los demás productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional. La marca TRICO… estuvo registrada en el Perú hasta por lo menos el 11 de octubre de 1986, por Certificado Nº 9773.”

   Según manifiesta la Corte Suprema de Justicia de Lima en su denominado “resumen de la causa”, la actora sostiene que “…las marcas en cuestión no son confundibles por las siguientes razones: a) distinguen productos diferentes entre sí; b) la marca TICO sólo es denominativa, la marca TRICO está escrita en letras características (signo mixto); c) ambas marcas carecen de significado alguno que lo asemeje; d) La marca TRICO estuvo registrada en el Perú anteriormente; e) No se asemejan ni en su aspecto gráfico ni en el fonético (las marcas se diferencian en su número de letras, se inician en sílabas diferentes y se pronuncian distinto)...”.

   Se afirma, además, que “...las marcas en litigio distinguen distintos productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional. En efecto, TICO de Daewoo Corporation distingue vehículos de pasajeros, camiones y buses de la Clase 12 de la Clasificación Internacional, sin embargo, la marca TRICO, escrita en letras características, está destinada a distinguir limpiadores de ventanas de vehículos, limpiaparabrisas, sus partes, hojas, brazos auxiliares, juegos de repuestos para limpia vidrios de parabrisas, adaptadores y alimentos automáticos para el lavado de parabrisas de vehículos y adaptadores, tanques compensadores de vehículos usados en los sistemas de limpiaparabrisas; manijas para ventanas y limpiaparabrisas; motores operados por líquido; adaptadores y juego completo de presión y reguladores de presión de sistemas, accesorios de vehículos motorizados y todos los demás productos, con expresa exclusión de los vehículos terrestres de la Clase 12 de la Clasificación Internacional”.

   Se argumenta también, que “…la marca TICO, cuyo titular es Daewoo Corporation, no es notoria. Sostiene que no basta alegar la notoriedad de una marca, sino que ésta debe ser probada. Que en el caso de autos Daewoo Corporation no proporcionó ni una sola prueba tendiente a acreditar la pretendida notoriedad de la marca TICO. Que en todo caso, el Tribunal debió ordenar se practiquen pruebas de oficio, a fin de que Trico Products Corporation pueda ejercer su derecho de contradicción”.

   c) Contestaciones a la demanda

   La Corte Suprema de Justicia del Perú, en su “resumen de la causa”, señala que el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contestó la demanda expresando que al emitir la Resolución impugnada “…el Tribunal de Defensa de Competencia y de la Propiedad Intelectual analizó dos aspectos: a) Determinar si la marca TICO es notoriamente conocida; y, b) Establecer si existe o no riesgo de confusión entre las marcas TRICO y TICO.”

   Se refiere la violación del artículo 83 literal d) de la Decisión 344, argumentando que “la calificación de una marca como de notoriedad conocida constituye la base jurídica para otorgar a una (sic) signo un reconocimiento especial dentro del sistema marcario nacional”.

   Respecto a la violación del artículo 83 literal e) se manifiesta que la marca TICO merece dicha protección “…porque cumple con los siguientes presupuestos: a) un tercero solicitó el registro de un signo similar al grado de producir confusión con la marca notoriamente conocida; y b) que el signo solicitado a registro pretende distinguir productos idénticos o semejantes a los que distingue la marca notoria”.

   Se sostiene también, que “…al realizarse el examen comparativo entre los signos de litis se llegó a la conclusión que la coexistencia de los mismos en el mercado causaría confusión en el público consumidor. En consecuencia, la resolución expedida por el Tribunal se ha expedido conforme a la ley”.

   Con relación a los fundamentos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, la Corte Suprema refiere en su “resumen de la causa”, que dicha Institución sostiene que “si bien la empresa Daewoo Corporation no invocó la notoriedad de su marca como sustento de su observación al registro de la marca TRICO, no es menos cierto que en repetidas oportunidades, a lo largo del procedimiento administrativo, aludió dicha notoriedad en relación a su marca TICO. En consecuencia, corresponde...