PROCESO No. 57-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 57-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 95, 96 y 113, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Parte actora: PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V.

Caso: marca “DOTRON”.

Expediente: N° 2374-2002.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, primero de junio del año dos mil cinco.

VISTOS

La providencia dictada el 23 de febrero de 2005, en el expediente N° 2374-2002, por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social, en la cual se especifica que “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un Informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 … así como cual es la debida aplicación de estos dispositivos al caso sub litis a fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia. Razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente…”, recibida en este Tribunal en fecha 25 de abril de 2005; y,

El expediente de la causa, enviado a este Tribunal junto con la providencia citada, y en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones:

1. De la demanda y otros escritos

   1.1. Cuestión de hecho

   Del texto de la demanda contencioso administrativa formulada por el representante de la sociedad PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V., ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se desprende que “Con fecha 20 de mayo de 1998 … Healthco Limited, de Inglaterra, solicitó el registro de la marca DOTRON para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 25 de agosto de 1998, dentro del plazo de ley, PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V., de México, presentó observación contra la referida solicitud …”; que “Con fecha 15 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 14616-1998/OSD-INDECOPI, declaró infundada la observación formulada por nuestra parte y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró que los signos enfrentados no son similares al grado de producir confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de los productos que distinguen, ya que apreciados en su conjunto presentan elementos y caracteres propios tanto en el aspecto gráfico como fonético que permiten diferenciarlos entre sí”; que “Con fecha 15 de enero de 1999, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A., de C.V. interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera instancia por no considerarla conforme a derecho …”; que “Con fecha 16 de junio de 1999, la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la resolución N° 743-1998 (rectius 1999)/TPI-INDECOPI … que confirmó la resolución de primera instancia y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca DOTRON solicitado por Healthco Limited, de Inglaterra, para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial”; y que “Contra la referida resolución … interponemos la presente acción judicial, pues esta contraviene los más elementales principios jurídicos enunciados y previstos en nuestro derecho marcario, especialmente al conceder el registro de una marca – DOTRON - que resulta ser confundible con otra previamente registrada – TOPRON - subestimando el hecho que éstas marcas van a distinguir productos farmacéuticos y que, una mínima confusión, puede ocasionar un grave perjuicio para la salud del público consumidor …”.

   La Resolución No. 743-1999/TPI-INDECOPI, emanada del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que “Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En principio, para realizar el examen comparativo el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta”; que “Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DOTRON y la marca registrada TOPRON, se advierte desde el punto de vista fonético, que si bien los signos coinciden en la secuencia de sus vocales (O-O/O-O), la presencia en el signo solicitado de las consonantes D y T en lugar de las consonantes T y P de la marca registrada y, como correlato de ello, el diferente sonido que producen las sílabas iniciales de los signos, determinan que en conjunto la pronunciación de los signos sea distinta”; que “Desde el punto de vista gráfico, a pesar de que los signos comparten algunas letras ubicadas en idéntica posición, la diferencia sobre todo de las letras iniciales (D/T) así como de las letras intermedias (T/P) que conforman las denominaciones, determina que en conjunto la escritura e impresión visual de los signos sea diferente”; que “Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que a pesar que los productos que distinguen los signos en cuestión son los mismos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos su concurrencia en el mercado no es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos”; que “En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 … razón por que no (sic) corresponde su acceso a registro”; y decide “CONFIRMAR la Resolución N° 14616-1998/OSD-INDECOPI … y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto DOPRON (sic) solicitado por Healthco Limited para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 …”.

   Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 2374-02 PROCEDENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA”, la acción judicial de impugnación de la Resolución Administrativa en referencia fue formulada por la sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, y la empresa HEALTHCO LIMITED DE INGLATERRA, a efectos de que “se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 743-1999/TPI-INDECOPI de fecha 16 de junio de 1999 … que Confirma la Resolución N° 14616-1998/OSD-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 1998, que a su vez resuelve declarar infundada la observación formulada por la demandante y dispone el registro de la marca de producto ‘DOTRON’ solicitada por Healthco limited de Inglaterra para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial”.

   En el expediente no obran escritos de contestación a la demanda contencioso administrativa formulada por la sociedad PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V. Sin embargo, el Resumen agregado a los autos contiene una referencia a los “FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI”. Según esta referencia, el Instituto sostiene que “El Tribunal del INDECOPI a través de su apoderado sostiene la validez de las resoluciones administrativas cuestionadas, afirma que las marcas confrontadas no resultan ser semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor, por lo que la marca solicitada no se encuentra incursa en las causales de prohibición de la registrabilidad prevista (sic) en el art. 83° de la Decisión N° 344, sobre propiedad industrial del acuerdo de cartagena, concordante con el art. 131 y 132 del D. Legislativo 823 Ley de Propiedad Industrial; además que el examen comparativo determinó que no existe (sic) semejanzas que puedan inducir a error al publico (sic), por lo que, la resolución impugnada no ha incurrido en ninguna causal que determine su invalidez o ineficacia, por lo que la demanda debe ser declarada infundada”.

   El Resumen se refiere asimismo a la “CONTESTACION DE LA DEMANDA POR EL PROCURADOR MITINCI”, indicando que el Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración, y Negociaciones Comerciales Internacionales “Básicamente sostiene que para determinar el riesgo de confusión debe establecerse previamente la existencia de similitud o conexión competitiva entre los signos en litigio; en el presente caso, el examen comparativo determinó que entre los signos no existe similitud desde ningún punto de vista, por lo que, debe declararse Infundada la demanda”.

   Según el Resumen, la empresa Healthco Limited de Inglaterra alegó, en su escrito de contestación, que “las resoluciones materia de la demanda se ajustan plenamente a las normas de la decisión N° 344 de la Comunidad Andina y a las del D. Leg. 823 Ley de Propiedad Industrial ya que no existe posibilidad de confusión en el público consumidor de ésta clase de productos por cuanto es evidente que cada una de las marcas en cuestión poseen características distintas que las hacen perféctamente (sic) distinguibles entre sí”.

   Agrega el Resumen citado que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú declaró “… FUNDADA la demanda … que las marcas en cuestión se encuentran en el rubro...