PROCESO No. 24-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 24-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 104 y 106 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literales a) y e) y 102 de la citada Decisión. Proceso Interno N° 414-2002. Actor: Neuquen Sociedad Anonima. Marca: SCISSORS SUPERIOR QUALITY SAFETY MATCHES.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 104 y 106 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el Oficio Nº 031-2005-SCS-CS, de 27 de enero de 2005, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, con motivo del proceso interno N° 414-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 06 de abril de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

   La actora es Neuquen Sociedad Anónima.

   Se demanda a la Nación a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual –INDECOPI-

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   El 28 de mayo de 1996, Importadora Amauta S.A. (PERU) interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Neuquen S.A. en base a la titularidad de la marca SCISSORS SUPERIOR QUALITY SAFETY MATCHES que distingue productos de la clase 34. (.......), manifestando que el demandado comercializa en el mercado local productos con su marca y a un menor precio, lo cual lo perjudica económicamente, y solicitó la aplicación de medidas cautelares para el efecto.

   El 29 de mayo de 1996, mediante providencia, la Oficina de Signos Distintivos admitió a trámite la denuncia formulada y ordenó se practique una inspección en el local del demandado y se decreten las medidas cautelares de inmovilización del producto de ser necesario, ordenando además a la Superintendencia Nacional de Aduanas para que impida el ingreso al país de los productos signados con tal marca.

   El 19 de junio de 1996, se realizó la inspección en el local de la empresa Neuquen S.A. en donde se verificó la existencia de cajas de fósforos identificados con la denominación SCISSORS SAFETY MATCHES y se hizo efectiva la medida cautelar consistente en la inmovilización de la mercadería.

   El 26 de junio de 1996, se realizó la diligencia de conciliación con la asistencia de los representantes del accionante y del demandado, en la que la accionante no aceptó la propuesta del emplazado de venderle el stock de productos que tiene en su poder.

   El 9 de julio de 1996, Importadora Amauta S.A. señaló que el propio demandado reconoció que tuvo conocimiento de la solicitud de registro de la marca SCISSORS, por lo que no tuvo buena fe al comercializar los productos con su marca.

   El 2 de agosto de 1996, Neuquen S.A. manifestó que solicitaron con anterioridad el registro de la marca SCCISORS, la cual fue rechazada por cuanto ya se encontraba registrada ante ITINTEC, actual INDECOPI.

   Mediante Resolución Nº 13910-96-INDECOPI/OSD de fecha 31 de octubre de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la denuncia por infracción de derecho de propiedad industrial, y prohibió al demandado el uso de la marca en conflicto, convirtiendo en definitiva la medida cautelar realizada, señalando que el demandado ha comercializado productos de la clase 34 identificados con un signo igual a la marca registrada a favor del accionante. Consideró que si bien la compra en el extranjero de los artículos materia del procedimiento se realizó con anterioridad al otorgamiento del registro de la marca en que se sustenta la acción, su introducción en el mercado se dio durante la vigencia del certificado en que se sustenta la acción. Agregó que no resulta aplicable la imposición de una multa, ya que la infracción cometida no constituye un acto de mala fe.

   Neuquen S.A. manifestó que el registro de la marca contraviene los principios de registrabilidad al estar constituida por nombres genéricos, adjetivos calificativos y que no se consideró además que la marca SCISSORS es notoriamente conocida por lo que su registro debió ser denegado. A esto, de manera extemporánea, Importadora Amauta S.A. manifestó que el argumento de que su marca es irregistrable no es válido, ya que sólo reclama el uso exclusivo de su marca ya registrada.

   El 21 de junio de 1999, Neuquen S.A., interpone demanda contenciosa administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a fin de que se declare la invalidez e inaplicabilidad de las resoluciones 1999/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución Nº 131910-96-INDECOPI/OSD, que declara fundada la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial alegados por Importadora Amauta S.A.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   Neuquen S.A. manifiesta en su demanda adicionalmente que: “existe admitida en la normatividad legal marcaria regional la excepción, conocida como la figura del agotamiento del derecho sobre la marca en casos que, entre otros, se dan cuando un tercero hubiese introducido lícitamente en el comercio nacional productos marcados de un titular, siempre y cuando las características de los mismos no hubiesen sido modificados o alterados durante su comercialización.”

   Arguye además que considera que se han infringido los principios constitucionales de la irretroactividad legal y de legalidad, así como el derecho de propiedad al haberse decomisado, cuantiosa mercadería, que perjudica seriamente su patrimonio e inversión realizada para su adquisición. Asimismo, que se infringen los derechos a la libre competencia y a la libertad de empresa, al negarles el derecho a comercializar un producto que al momento de su compra en el exterior, no se encontraba sujeto a restricción legal alguna, pues de haber existido tales limitaciones, la aduana no hubiese permitido la nacionalización del producto, situación que no contempla la resolución que se impugna.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1. Del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI-

   Arguye que no se ha configurado la excepción del principio de agotamiento del derecho de marca por tratarse de un acto de importación de productos que no son los elaborados ni mucho menos los legítimamente marcados por importaciones Amauta S.A. sino importados de una empresa extranjera “The House of Panache (Europe)”, es decir, no es que la titular de la marca se oponga a la importación sino lo que pretende evitar es que se use su marca registrada en el Perú, de forma que pueda inducirse al público consumidor a confusión u originar a su titular situaciones que le puedan ocasionar un perjuicio.

   Añade que, no se...