PROCESO 37-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 37-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 96 de la misma Decisión. Marca: PAX DÍA. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Proceso interno Nº 6764-NR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de mayo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 6764-NR.

El auto de 20 de abril de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 126-TCA-DQ-1S-NR de 4 de marzo de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Director Nacional de Propiedad Industrial. Tercero interesado es la compañía LABORATORIOS FRANCO-COLOMBIANO S.A.

b) Hechos

El 7 de febrero de 1996, LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO S.A. solicitó el registro como marca del signo PAX DÍA para distinguir productos de la clase 5. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 377. El 17 de noviembre de 1997 SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION presentó observación con base en la titularidad de la marca PAXIL también para productos de la clase 5.

Por Resolución 973162 de 20 de septiembre de 1999 el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechaza la observación presentada por SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y concede el registro de la marca PAX DIA solicitada por LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO S.A., argumentando: “Que la marca de fábrica solicitada PAX DIA, tiene la suficiente fuerza distintiva para diferenciar en el mercado sus productos, de los productos que se comercialice con la marca registrada PAXIL, en consecuencia el registro de la marca solicitada, no produciría riesgo de asociación y confusión en los consumidores, respecto de la procedencia de los productos”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que el Director Nacional de Propiedad Industrial violó los artículos “81, 82, literales a) y h), 83, literal a) de la Decisión 344 y el artículo 95, inciso 2 ibídem …”. Indica que “El signo denominativo PAX DÍA, solicitado para registro como marca, por LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca ‘PAXIL’ de propiedad de mi representada … además, su registro está prohibido por las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y a) del artículo 83 de la Decisión 344”.

Sobre la irregistrabilidad contenida en el artículo 82 literales a) y h), indica que: “De coexistir en el mercado productos marcados con la marca ‘PAXIL’ de propiedad de mi representada y con productos del signo ilegalmente concedido ‘PAX DIA’ se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error”. Dice, igualmente, que: “El Director Nacional de Propiedad Industrial, al conceder arbitrariamente el registro del signo nominativo ‘PAX DIA’ … otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca … por no gozar (sic) SUFICIENTE DISTINTIVIDAD frente a la marca ‘PAXIL’ … además de que su registro y eventual uso causarían un engaño al público consumidor y los medios comerciales, respecto del origen empresarial, en contravención del literal h) del artículo 82 ibídem”.

Sostiene que: “… el término con mayor fuerza distintiva y ‘dominante’ en el conjunto Marcario de la denominación compuesta ‘PAX DIA’ es el vocablo ‘PAX’ … El vocablo ‘accesorio’ ‘DIA’ … tiene por finalidad informar a los consumidores que el producto puede ser utilizado en el día sin causar ningún efecto. Si esa no es la finalidad efectiva de la palabra ‘DIA’, la marca ‘PAX DIA’ tampoco podría registrarse como marca por producir engaño en el público, de conformidad con el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344”.

Sostiene, igualmente, que se violó el artículo 95 de la Decisión 344, porque no se emitió una Resolución debidamente motivada, lo que conlleva una “… falta de realización de un serio examen de registrabilidad previo a decidir sobre las observaciones y la concesión del registro, mandato previsto en el inciso 2 del artículo 95 de la Decisión 344…”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al contestar la demanda, dice que: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y (ii) se ratifica “en la Resolución Nº 09733161 (sic) … pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda diciendo: “negativa pura, simple y llanamente los (sic) los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”. Dice igualmente que: “La denominación solicitada PAX DIA y la marca de fábrica de propiedad del observante PAXIL vistas en conjunto desde el punto de vista gráfico-visual, fonético-auditivo y desde la óptica del consumidor medio, no son semejantes ni confundibles a simple vista … La marca de fábrica solicitada PAX DIA tiene la suficiente fuerza distintiva para diferenciar en el mercado sus producto (sic) …”. Sostiene que, por lo expuesto, se sirvan “… rechazar la demanda … Impugno la prueba que llegare a presentar el actor, en todo cuanto tuviere de ilegal, imprudente, indebidamente pedida y actuada …”.

El Abogado del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, dice: “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa … legitimidad del acto administrativo impugnado … Falta de derecho del actor para propender la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones …”.

No consta en el expediente la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, compañía LABORATORIOS FRANCO-COLOMBIANO S.A., sin embargo el consultante indica que la “EMPRESA BENEFICIARIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- Señaló casillero judicial para recibir notificaciones”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, tomando en cuenta que la solicitud de registro del signo PAX DIA se hizo el 7 de febrero de 1996 en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 y, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretará de oficio el artículo 96 de la misma Decisión.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 344

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos...