PROCESO 25-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 25-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e interpretación de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: POLYTEX. Actor: Compañía Universal Textil S.A. Proceso interno Nº 1182-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de mayo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, en la que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente doctora Elcira Vásquez Cortez , indica que remite “… copia certificada de las piezas principales del proceso signado con el número 1182-2003 en los seguidos por la Compañía Universal Textil Sociedad Anónima Cerrada contra el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI sobre Impugnación de Resolución Administrativa a mérito de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil cuatro expedida por esta Suprema Sala de conformidad con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

El oficio de 8 de febrero de 2005, en el que la Secretaría de la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente solicita: “… tenga a bien disponer, a quien corresponda, remita al Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina … un legajo de copias certificadas de las principales piezas procesales del expediente 1182-2003 a fs 156 …”.

El auto de 28 de abril de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Compañía Universal Textil Sociedad Anónima Cerrada y demandado: Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Tercero interesado: Comercial Polytex S.A.

b) Hechos

El 3 de julio de 1998, COMERCIAL POLYTEX S.A. solicitó el registro del signo POLYTEX para distinguir “artículos de vestir, uniformes para médicos, enfermeras, ropa para hospitales y demás de la clase 25”. Dicha solicitud fue publicada el 30 de septiembre de 1998 en el Diario Oficial El Peruano. La COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. formuló observaciones con base en la titularidad de la marca POLYSTEL para distinguir productos de la misma clase 25, así como de una serie de marcas registradas en la misma clase y en las clases 23, 24 y 26, las cuales incluyen la partícula POLY cuya familia de marcas reclama como titular.

Por Resolución Nº 5340-1999/OSD-INDECOPI de 12 de mayo de 1999 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, declaró: “INFUNDADA la observación formulada por COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A., de Perú, e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de COMERCIAL POLYTEX S.A., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación POLYTEX para distinguir artículos de vestir, uniformes para médicos, enfermeras, ropa para hospitales y demás de la clase 25 de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la presente Resolución”.

De acuerdo a lo indicado por la demandante, la Resolución Nº 5340-1999/OSD-INDECOPI de 12 de mayo de 1999, fue confirmada por la Resolución Nº 1404-1999/TPI-INDECOPI.

Posteriormente la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. presentó demanda contencioso-administrativa contra las Resoluciones mencionadas ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Obra en el expediente la sentencia de 28 de febrero de 2000, en la que la Sala Civil de la Corte Suprema declara: “FUNDADA la demanda … NULA la Resolución mil cuatrocientos cuatro – mil novecientos noventa y nueve/TPI-INDECOPI … y NULA la Resolución cincuentitrés cuarenta – mil novecientos noventa y nueve/OSD/INDECOPI … DISPUSIERON que el INDECOPI CANCELE el Certificado de Registro por la marca POLYTEX concedido a favor de Comercial Politex Sociedad Anónima … y, por tanto, DENIEGUE el registro de la misma…”.

Contra dicha sentencia, presenta recurso de apelación el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. La Compañía Universal Textil S.A. contesta el traslado de la apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia; esta sala, el 19 de noviembre de 2004 dispuso: “… TERCERO; que, en el caso de autos, a criterio de este Colegiado Supremo resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos ochenta y uno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión trescientos cuarenta y cuatro que regulan los requisitos para el registro de marcas, y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el régimen común sobre Propiedad Industrial, y cuál es la debida aplicación de estos dispositivos al caso sub litis; lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente …”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La Compañía Universal Textil S.A. solicita la “… invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 1404-1999/TPI-INDECOPI dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, que confirmó la Resolución Nº 5340-1999/OSD-INDECOPI y … otorgó el registro por (sic) la marca POLYTEX … ordenarse al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que cancele el Certificado de Registro por la marca POLYTEX …”.

Indica que “En el Perú nuestra mandante Compañía Universal Textil S.A. es firme titular de una auténtica Familia de Marcas, caracterizada por la raíz común POLY, la cual cumple con todos y cada uno de los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para que se reconozca una familia marcaria”. Indica igualmente que es incomprensible que “… la autoridad de primera instancia no haya reconocido que el prefijo POLY constituye el ‘apellido’ de una familia marcaria perteneciente a nuestra mandante Compañía Universal Textil S.A. y que dicha especial calidad le otorga una especial protección marcaria frente a los intentos de terceros de apropiarse de engañosos signos que están principalmente conformados por dichos ‘apellidos’ …”. Para acreditar que es titular de la familia de marcas POLY, la actora, cita varios registros a su favor donde se incluye la partícula POLY.

Sostiene que entre las marcas en cuestión, existen similitudes visuales y fonéticas y que “Pese a que nos reiteramos en el sentido de que el término POLY constituye el ‘apellido’ de una familia marcaria intensamente publicitada por nuestra mandante Compañía Universal Textil S.A. debemos señalar que la similitud alegada con el signo solicitado no sólo se basa en la existencia de dicha familia marcaria, sino sobre todo en la propia conformación del signo solicitado. De otorgarse el registro pedido, se crearían grandes posibilidades de confusión entre el público consumidor, pues de ofrecerse en el mercado artículos de la Clase 25 de la clasificación Internacional identificados con el signo POLYTEX, el consumidor medio pensaría que se encuentra ante una nueva línea de los productos por una licenciataria de nuestra mandante, lo cual no corresponde de ninguna forma a la realidad”. Dice que “… Las denominaciones POLYSTEL y POLYTEX, presenta, … idénticas primeras vocales, pero incrementa su confusión el hecho que comparten también en igual ubicación sus cuatro (4) primeras letras POLY y en su última sílaba las letras TE …”.

Finalmente, hace referencia al artículo 81 de la Decisión 344 y dice que “La marca POLYTEX no reúne los requisitos para ser registrada como tal …” y sobre el literal a) del artículo 83 de la misma Decisión 344, sostiene que: “… la marca POLYTEX se encuentra incursa en prohibiciones establecidas en dichas normas, por lo que no debió otorgarse su registro”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Procurador Público, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda diciendo: “… la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando … que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y de derecho …”.

Al referirse al literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, indica que “… el signo solicitado (POLITEX) de ningún modo podría resultar engañoso, ya que no posee aptitud que aluda a cualidades o características de los productos que pretende distinguir …”. Sobre la notoriedad del signo, supuestamente alegada por la actora en el procedimiento administrativo, dice que: “… a nivel administrativo quedó desvirtuado dicho argumento, porque no se presentaron medios probatorios que acreditaran la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor, ni la intensidad ámbito de difusión o promoción de la misma ni en el Perú ni en ninguno de los países miembros del Acuerdo de Cartagena … Motivo por el cual quedó establecido que la marca Polystel no es una marca notoriamente conocida que merezca la protección prevista …”.

Indica que “… si bien … Compañía Universal Textil S.A. era titular en la clase 25 de diversas marcas que...