PROCESO No. 50-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 50-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134 y 135, literales b) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 135, literal a, y 154 eiusdem.

Parte actora: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Caso: denominación “CANALETA 90”

Expediente: N° 2004-00006.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, once de mayo del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 135 literales b) y f) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de marzo de 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A. solicitó el día 24 de octubre del 2002 el registro de la marca CANALETA 90, para distinguir productos en la clase 6 de la Clasificación Internacional” (Clase 6: “Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales”); que “Mediante la Resolución número 12273 del 30 de abril de 2003, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró fundada la observación (sic) presentada por la LADRILLERA SANTA FE S.A. y se negó el registro de la marca CANALETA 90 a la sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A. ...”; que “La sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 12273 ...”; que “Mediante la Resolución 18258 del 27 de junio de 2003, se resolvió el recurso de reposición confirmándola en todas sus partes y concediendo de manera subsidiaria el recurso de apelación”; y que “Mediante la Resolución 20923 del 28 de julio del 2003, se decidió el recurso de apelación, confirmándola en todas sus partes y declarando agotada la vía gubernativa”.

   El apoderado actor alega en su demanda que una vez publicada la solicitud de registro como marca del signo “CANALETA 90” en la Gaceta de la Propiedad Industrial “se le presentó una observación (sic) por parte de la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. con fundamento en la supuesta genericidad y descriptividad del signo y por consiguiente por carecer de distintividad”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora denuncia la violación, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de los artículos 134 y 135, literales b) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que “La marca CANALETA 90 cumple con los requisitos previstos en la norma, pues se ajusta a los presupuestos del artículo 134 de la Decisión y, por otra parte, no encuadra dentro de la falta de distintividad que prevé el mismo ordenamiento”; y que “El concepto de distintividad ha de entenderse desde el punto de vista marcario como la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. Dicha individualización se da siempre y cuando el signo o la marca, tengan la capacidad para diferenciarse de los demás, y eso es lo que pasa con CANALETA 90, que es un signo diferente a los otros”.

   Según el apoderado actor, la Superintendencia incurrió en la violación del artículo 135, literal f, de la Decisión 486, ya que “el signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale exactamente a la designación del producto que con él se pretende identificar. De esta primera afirmación, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos para los que se solicita el registro marcario”; que “la norma no impide el registro de signos que, de acuerdo a lo antes expuesto, sean genéricos sino de aquellos que sean EXCLUSIVAMENTE genéricos, lo que implica que si un signo de esta naturaleza se acompaña de otros elementos que le otorguen distintividad, puede ser registrado como marca”; que “no cualquier elemento adicional al signo genérico sirve para otorgar distintividad y posibilitar el registro ... Pero por ejemplo la inclusión del número 90 como aquí, sí es suficiente, como lo ha sido en centenares de casos de marcas registrada (sic) como elementos genéricos acompañados de un número”; y que “En el caso que nos ocupa ello es exactamente lo que sucede con el número 90 después de la palabra CANALETA, ya que él es el que le aporta la distintividad que requiere, situación perfectamente viable y permitida de conformidad con la normatividad”.

   Agrega el apoderado actor que “el signo CANALETA 90 no constituye el nombre de producto alguno; puede que exista un alto grado evocativo pero también un grado de fantasía suficiente para darle la distintividad que requiere. Para aplicar la causal de irregistrabilidad se debe considerar un criterio muy estricto, y por ello debe establecerse si es o no genérica, con el fin de determinar si es o no registrable”; que “Las expresiones no son más o menos genéricas, o lo son, o no lo son, si lo son pues no son registrables, pero si no lo son pues son registrables como es el caso de CANALETA 90, Clase 6, que en el peor de los casos podría considerarse un signo débil, pero que vuelvo y repito eso es problema del titular, única y exclusivamente”; que “la marca CANALETA 90 no corresponde al vocabulario general, y tampoco al nombrarla el consumidor o público en general va a establecer una relación entre el nombre y el producto de que se trata”; y que “el análisis realizado por la oficina nacional no fue el adecuado ya que llegó a la conclusión de que el signo es genérico y que no es distintivo, pues el consumidor podría llegar a pensar que la expresión 90 habla del ancho o del largo de este tipo de canal, análisis que le esta (sic) proscrito hacer ya que no puede valerse de elementos hipotéticos o abstractos para llegar a una conclusión ...”.

   Por otra parte, el apoderado actor argumenta que “En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el evento de que el carácter genérico de las palabras cuando se les considera aisladamente, desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca. Ello es exactamente lo que sucede con la expresión CANALETA 90. De ahí que el examinador deba acudir al estudio no sólo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la naturaleza general de la expresión ...”; que “lo que aquí sucede es que se registra una marca que tiene en el peor de los casos un elemento genérico que es la expresión CANALETA, la cual podrá seguir siendo usada por todos las personas vinculadas con el sector, expresión que ha sido complementada con el número 90 que le da la distintividad necesaria, y que ésta sí no podrá ser utilizada por nadie, ya que es única y exclusivamente de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A. situación que ha sido respetada por todos los demás participantes del mercado, que reconocen un derecho adquirido por quien ha sido el primero en comercializar el producto”.

   El apoderado de la demandante sostiene a este propósito que “las marcas CANALETA 90 Y CANALETA 43 han sido...