PROCESO No. 40-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 40-IP-2005

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno N° 2002-00164 (7949). Actor: HILOS HERVA S.A. Marca: JORDI VERINO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134 Y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 0249, de fecha 18 de febrero de 2005, remitida a este Tribunal con fecha 9 de marzo de 2005 por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2002-00164 (7949).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 20 de abril de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La actora es la sociedad HILOS HERVA S.A.

   Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1. Hechos

   Con fecha 15 de setiembre de 2000, la sociedad HILOS HERVA S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca JORDI VERINO, de tipo denominativa, para distinguir “calcetines” de la clase 25 de la Clasificación Internacional; la misma que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°502 del 27 de marzo de 2001 (página 156).

   El 11 de mayo de 2001, la Sociedad Inversiones Support Ltda. presentó oposición a la solicitud de registro arriba indicada en base al legítimo interés que le concede el registro de su marca GEORDI de naturaleza denominativa, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para distinguir “vestidos; ropa interior para hombre; medias, calcetines y demás prendas de vestir; calzados; sombrería”.

   Mediante Resolución 38190 de 26 de noviembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca JORDI VERINO a nombre de HILOS HERVA S.A.

   Visto el escrito de apelación formulado por la opositora (Sociedad Inversiones Support Ltda.), con fecha 26 de noviembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 03346, revocó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio y declaró fundada la oposición, denegando la solicitud de registro de la marca solicitada.

   En ejercicio de su derecho de acción, la sociedad HILOS HERVA S.A., presenta acción de nulidad de la resolución administrativa 03346 del 31 de enero de 2002, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el restablecimiento de derecho en virtud del artículo 113, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia.

   2.1. Fundamentos de la demanda.

   La demandante basa su acción de nulidad en el cumplimiento de los requisitos para el registro de la solicitud de su marca JORDI VERINO en clase 25, y la posibilidad de la coexistencia registral pacífica con la marca registrada a nombre de Inversiones Support Ltda., GEORDI, en clase 25, para distinguir “vestidos, ropa interior para hombre; medias, calcetines y demás prendas de vestir; calzados; sombrería”.

   Señala la demandante que con la resolución impugnada “se viola el artículo 134 de la Decisión 486”, ya que la solicitante cumplió con los requisitos de “aptitud, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica” que en dicha Decisión se establecen.

   Asimismo, indica que se viola el artículo 136 de la citada norma, dado que la marca solicitada no presenta ninguno de los impedimentos que da lugar a la revocatoria de la resolución impugnada.

   De otro lado, en cuanto a la coexistencia marcaria precisa: “la razón por la cual no se hace posible la coexistencia de los signos en el mercado, ya que ésta generaría perjuicio al interés de los consumidores y afectaría el derecho de exclusiva de terceros, no es legal”.

   En este sentido, detalla que la marca solicitada está referida únicamente a “calcetines” de la clase 25 de la Clasificación Internacional, mientras que la marca registrada protege la totalidad de productos de dicha clase. Asimismo, que las marcas sub litis no inducen a error al público consumidor dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre ambas.

   2.2. Contestación a la demanda

   El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio argumenta su defensa en el fundamento de la legalidad de los actos administrativos acusados, describiendo la causal de irregistrabilidad (prohibición relativa de registro) que establece el artículo 136, inciso a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e indicando que de acuerdo al examen de registrabilidad realizado—considerando el criterio auditivo y visual—no se hace posible la coexistencia de los signos en el mercado, dadas las similitudes encontradas.

   Señala que “las palabras JORDI y GEORDI tienen una pronunciación idéntica, por lo que la marca solicitada estaría reproduciendo fonéticamente la marca registrada, limitándose a agregar la expresión VERINO”. Asimismo, que “la semejanza visual es evidente, tienen en comunidad alto porcentaje de su estructura”.

   En este sentido, alega que los actos administrativos expedidos con ocasión de la solicitud de registro del signo JORDI VERINO en clase 25, para “calcetines”, no son nulos y por el contrario se ajustan al pleno derecho consagrado en la norma andina.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la...