PROCESO 43-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 43-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio de los artículos 83 literal a), 84 y 128 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 6944. Actor: “POLYCOM I.N.C.” MARCA: “POLYCOM mixta”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente a través de auto emitido el 06 de abril de 2005.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES.

   1.1. Las partes:

   Demandante: POLYCOM I.N.C.

   Demandado: LA NACION COLOMBIANA REPRESENTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: POLYCOM S.A.

   1.2. Hechos relevantes.

   a) Los hechos.

   El 11 de mayo de 1998 POLYCOM S.A. solicitó el registro como marca del signo POLYCOM (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 21 de septiembre de 1998, la sociedad demandante presentó escrito de observación al registro con fundamento en su titularidad sobre la marca notoriamente conocida POLYCOM, utilizada en los Estados Unidos de América.

   El 30 de junio de 1999, la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación y concedió el registro solicitado mediante la Resolución N° 12562.

   La sociedad demandante interpuso recursos de reposición y de apelación; el primero fue resuelto mediante Resolución N° 05905 de 27 de marzo del 2000 que revocó la Resolución N° 12562, declarando fundada la observación presentada por POLYCOM INC., negó el registro de la marca solicitada con fundamento en la identidad que se presenta entre la marca POLYCOM (mixta) a nombre de POLYCOM S.A. para la Clase 35 y el nombre comercial de POLYCOM INC.

   POLYCOM S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior Decisión , el que fue resuleto a través de la Resolución N° 21872 de 31 de agosto del 2000 en la que se revocó la Resolución N° 5905 de 27 de marzo de 2000, dejando en firme la N° 12562.

   b) La demanda.

   La actora en el proceso instaurado pretende obtener la nulidad de las Resoluciones N° 12562 de 30 de junio de 1999 y N° 21872 de 31 de agosto del 2000, mediante las cuales se declaró infundada la observación presentada por la sociedad demandante y, en consecuencia, se concedió el registro del signo solicitado por POLYCOM S.A.

   Afirma que las observaciones presentadas contra la solicitud del registro del signo POLYCOM se fundamentaron en que la sociedad demandante es titular de la marca notoriamente conocida a nivel mundial POLYCOM que distingue productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Destaca el hecho de que existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre la marca registrada en Estados Unidos de América POLYCOM y el signo solicitado POLYCOM y señala que al realizarse la comparación entre los signos debió tomarse en consideración el carácter de notoriedad de la marca POLYCOM, perteneciente a POLYCOM INC.

   Además, que el signo solicitado reproduce la marca y el nombre comercial de POLYCOM INC., e “incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 7 de la Convención Interamericana de Washington de 1929, por encontrarse presentes todos los elementos que esta norma exige para ser aplicada.”

   Además, que según la Normativa Comunitaria Andina el signo no es registrable ya que incurre en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

   Con el propósito de demostrar la notoriedad de la marca POLYCOM dice que presentó ante la División de Signos Distintivos facturas comerciales, certificados de registros extranjeros de la marca y material publicitario de ésta.

   c) La contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda expresando que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en las establecidas en la Convención Interamericana de Washington.

   Añade que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es el ordenamiento legal vigente, aplicable válida y legalmente en el presente asunto, y que la actuación administrativa de la solicitud del registro se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

   Que frente a la afirmación de la notoriedad de la marca POLYCOM la demandante, no aportó en su oportunidad pruebas demostrativas de la misma, y tampoco demostró dentro del trámite administrativo el uso del nombre comercial, ya que únicamente “menciona que la sociedad fue constituida en 1990 fecha a partir de la cual ha hecho uso de la expresión Polycom como su nombre comercial. Lo cual no constituye prueba idónea para demostrar la existencia de tal calidad.”

   En lo referente a la Convención Interamericana de Washington, expresa que el artículo 7 de dicho Instrumento “exige expresamente la concurrencia de algunos supuestos fácticos que deben ser cumplidos en su totalidad a efectos de ser aplicada, si bien la sociedad Polycom Inc., demostró ajustarse a algunos supuestos fácticos no cumple totalmente con ellos”. En consecuencia, la administración estableció que las pruebas aportadas no eran suficientes para dar aplicación al mencionado Instrumento.

   El tercero interesado POLYCOM S.A., contestó la demanda expresando que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución N° 21872 actuó de acuerdo a la normativa legal aplicable en materia de marcas y que no se incumplió con lo establecido en la Convención Internacional de Washington de 1929.

   Considera que la administración actuó en forma legal ya que se comprobó que el signo POLYCOM solicitado para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por no haberse probado oportunamente la notoriedad de la marca.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

   La interpretación versará sobre los artículos solicitados por el consultante que son: 81 y 83, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por ser pertinente dentro del caso planteado se realizará la interpretación de oficio...