PROCESO No. 48-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 48-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literal a, y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 143 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED.

Caso: denominación “BSCH”.

Expediente N° 2001-0261 (7316).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho de abril del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 134, 143 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 11 de marzo de 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. solicitó el 2 de diciembre de 1999 a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BSCH (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 Internacional, publicándose en la Gaceta de Propiedad industrial ... sin que terceros hubiesen presentado observaciones u oposiciones”; que “Mediante Resolución No. 20429 de 25 de agosto de 2000, la Superintendencia negó el registro del signo BSCH (nominativo) argumentando la existencia de la marca BOSCH (mixta) para distinguir productos de la misma clase a favor de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, lo que ocasiona confundibilidad”; que “Mediante Resolución No. 33090 de diciembre 20 de 2000, la Superintendencia resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo, confirmándolo; posteriormente, en la Resolución No. 12117 de marzo 30 de 2001, la Superintendencia resolvió la apelación interpuesta, con igual resultado”; que “El 15 de junio de 2000, las sociedades BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH un acuerdo a nivel mundial para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH dentro de la clase 16. El mencionado documento se encuentra protocolizado ante Francisco Javier Monedero San Martín, Notario de Madrid, España”; y que “El 13 de marzo de 2001 la sociedad actora radicó escrito de modificación, limitando los productos a distinguir con el signo BSCH”.

   El apoderado actor alega en su demanda que “La sociedad que represento, radicó el 13 de marzo del año 2001, en la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del termino (sic) legal escrito de sustentación del recurso de apelación, en el que insistió en las sobresalientes diferencias que caracterizan a los signos BSCH y BOSCH (Mixta), presento (sic) el acuerdo de coexistencia, con las legalizaciones de orden legal, poniendo de presente la limitación de los artículos a distinguir, anexando copia del formulario de limitación ...”; y que “Mediante Resolución No. 12117 … El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial … no tuvo en cuenta la modificación propuesta por mi mandante, se omitió el acuerdo de coexistencia firmado entre las empresas titulares de los signos en conflicto, lo que significa que en esta instancia no se estudiaron ni valoraron los argumentos y pruebas aportadas, con motivo del escrito de sustentación del recurso de apelación presentado dentro del término legal”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora denuncia la violación, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “en la medida que no hace un examen minucioso del signo solicitado, considerando que el factor distintivo no posee la fuerza necesaria que permita una coexistencia comercial con la marca base del rechazo. Las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano, siendo aptas para distinguir los artículos de la clase 16, además, son susceptibles de representación gráfica, evitando la posibilidad de confusión”; que “el literal a) del artículo 136 se considera violado por la Superintendencia al sostener que los signos confrontados BSCH (nominativa) y BOSCH (mixta) arroja (sic) confusión. Tal apreciación es apresurada y errónea pues no atiende a todas las reglas establecidas por la jurisprudencia para el cotejo sucesivo; desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, no existe riesgo de confusión, pues el signo BOSCH (mixto) identifica el apellido de una persona extranjera, mientras BSCH corresponde al establecimiento Banco Santander Central Hispano, existiendo de por medio una ostensible diferencia a razón de la letra ‘o’; por lo tanto, pueden concurrir en el registro marcario sin afectar el carácter distintivo de cada marca”; que “Pese a que los signos en conflicto comprometen productos dentro de la misma clase 16, éstos son muy específicos y distintos, los artículos identificados con el signo BSCH se refieren a actividades financieras y de banco, mientras que los distinguidos con la marca BOSCH son productos o publicaciones con especificaciones técnicas y ayudas consistentes en catálogos para baterías; es decir, los productos de una y otra compañía van a tener diferentes canales de comercialización, sin riesgo de confusión para los compradores”; y que “El artículo 143 se considera violado por la Superintendencia. El 13 de marzo de 2001 se solicitó una modificación a la solicitud inicial consistente en limitar los productos a distinguir, anexándose comprobante de pago correspondiente a la tasa respectiva, cumpliendo con todos los requisitos de fondo y forma establecidos. No obstante, la Superintendencia omitió el escrito presentado y en su decisión final no hizo referencia a dicha petición; por ende el acto acusado está viciado de nulidad”.

   Según el apoderado actor, “El signo BSCH de mi mandante permite en forma inconfundible distinguir, identificar y singularizar los productos de la clase 16, tales como impresos, chequeras, cheques de viajero, evitando la confusión o posibilidad de confusión”; que “La marca BSCH … es suficientemente distintiva de los servicios (sic) que ofrece frente a sus competidores y de hecho cumple y ha cumplido una función individualizadota, la cual puede apreciarse en su crecimiento prestigio y conocimiento de los productos y servicios BSCH, del Banco Santander, cuyos servicios son prestados en Colombia y muchos países del mundo … El signo BSCH, cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica … corresponde la las (sic) letras iniciales del nombre Banco Santander Central Hispano, se trata de una marca propia y original de mi poderdante … La División de Signos Distintivos … viola la norma, en la medida que no hace un examen minucioso del signo, y simplemente en los fundamentos de la negativa considera que el factor distintivo no posee la fuerza necesaria que permita una coexistencia comercial con la marca base del rechazo”.

   Agrega el apoderado actor que “No puede olvidarse que para el registro de signos compuestos por letras, la doctrina y jurisprudencia los ha encasillado como marcas débiles compuestos por letras comunes y una desinencia distinta (una letra) establece diferencia y ha precisado que pueden concurrir en el registro marcario sin que ellas afecten el carácter distintivo de la marca; no siendo dado al titular de una de ellas que contenga elementos de uso común (letras) impedir que se incluyan en maracas (sic) de terceros”; que “Los signos BSCH y BOSCH (mixta) no obstante su composición se pronuncian de forma muy diferente, es así como la marca de mi representada se pronuncia be, ese, ce, hache, BSCH, y la marca base de la negativa se pronuncia en su conjunto como una frase y no de forma deletreada BOSCH, lo que significa que en el aspecto fonético las marcas presentan una OSTENSIBLE DIFERENCIA”; que “Desde el punto de vista visual tampoco existe riesgo de confusión, ya que morfológicamente los dos signos son desde todo punto de vista desiguales y en un signo de cuatro letras, frente a una expresión en tipo especial y tamaño de letra, que contiene una letra adicional, son factores suficientes para concluir que pueden coexistir sin riesgo de confusión”.

   Por último, el Tribunal desprende de la demanda que “El signo BOSCH … está registrada (sic) para distinguir ‘productos de imprenta, auxiliares y ayudas de enseñanza; documentos técnicos impresos’, productos comprendidos en la clase 16, es decir, que la marca se encuentra limitada a distinguir productos concretos”; que “El signo BSCH, como consecuencia de un acuerdo mundial de coexistencia celebrado entre las compañías SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. Y ROBERT BOSCH GMBH, se limitó a distinguir: ‘material impreso, papel impreso, publicaciones, cheques, cheques de viaje, papelería’ y de manera expresa se excluyeron los demás productos de la clase 16”; que “… los productos de mi mandante identificados con el signo BSCH se refieren a actividades financieras y de banco, mientras que los productos distinguidos con la marca BOSCH son productos o publicaciones con especificaciones técnicas y ayudas y concretamente consisten en catálogos para baterías … los productos de una y otra compañía van a tener diferentes canales de comercialización, sin riesgo de confusión para los consumidores en cuanto a los productos y el origen empresarial de los mismos”; que “los signos en su cotejo no pueden ser fraccionados y deben tomarse como un TODO; y no se pueden comparar algunos elementos a simple vista, porque podríamos estar frente a la...