PROCESO No. 42-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 42-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, 83, literal a, y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A.

Caso: “NUTRICER y logo”.

Expediente Interno: N° 7674-2000-MP.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho de abril del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 81; 82 literal a); 83 literal a) 95 y 196 (sic) de la Decisión 344; 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Luis Rosero Morales, y recibida en este Tribunal en fecha 10 de marzo de 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   Del escrito de demanda presentada por el apoderado especial de la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. se desprende que “En la Gaceta de Propiedad Industrial No. 424 … se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo denominado ‘NUTRICER y logo’ … presentado el 10 de mayo de 2000 por PANIFICADORA MODERNA S.A., destinado a proteger los productos comprendidos en la clase internacional 5”; que “El 28 de julio del 2000, el … apoderado de N.V. NUTRICIA presentó oposición a la solicitud de registro mencionada, fundando esta oposición en el registro que posee de la denominación ‘NUTRICIA’ … destinado a proteger los productos de la clase internacional 5”; que “Mediante resolución No. 978315 del 1 de noviembre del 2000 … la Dirección Nacional de Propiedad Industrial aceptó la oposición presentada por N.V. NUTRICIA, y denegó el registro del signo ‘NUTRICER y logo’ ”.

   El consultante informa que son argumentos de la parte actora los siguientes: que “la resolución No. 978315 carece de sustento legal ya que el signo que intenta registrar su representada ‘NUTRICER logo’ se caracteriza por reunir el doble requisito de la novedad y la distintividad, necesarios para proceder al registro”, que “la marca de su mandante y la que alega poseer la oponente poseen entre si diferencias que les permiten ser identificadas plenamente en el mercado sin riesgo alguno de confusión o aprovechamiento injusto”; que “Dentro del análisis marcario realizado a las denominaciones enfrentadas, se aprecia que las diferencias entre las marcas son mayores que las semejanzas; por tanto, esta (sic) no llegan a producir confusión respecto del origen de los productos que se adquieren ni entre los propios productos y signos. La configuración de las marcas les dota de una particular impresión gráfica y fonética, que les permite ser reconocidas en el mercado sin generar perjuicio alguno al consumidor ni afectar el derecho de exclusiva de la empresa oponente”; y que “La autoridad administrativa pasa por alto el hecho de que existen registradas marcas que utilizan ciertos prefijos comunes, que como la partícula inicial ‘Nutri’, no son susceptibles de apropiación pues nacen del término NUTRICION”.

   En el escrito de demanda se alega también que “El oponente en su oposición minimiza la importancia que posee en la estructura la partícula ‘CER’, elemento constitutivo que le otorga novedad al signo ‘NUTRICER’. Debe recordarse que la marca es un todo y que debe ser considerada como tal, al momento de decidirse o no su concesión”; que “las diferencias entre las marcas son mayores que las semejanzas; por tanto, estas (sic) no llegan a producir confusión respecto del origen de los productos que se adquieren ni entre los propios productos y signos”; que “en el ámbito fonético-auditivo se comprueba que las marcas poseen una pronunciación única que le (sic) impide ser confundibles con otras denominaciones”; que “en el plano gráfico-visual, se concluye que la terminación ‘CER’ tiene la suficiente fuerza distintiva para individualizar la marca ‘NUTRICER’ permitiendo efectivamente al consumidor reconocerla. Así, fonéticamente los sonidos finales son totalmente disímiles ‘ER’ y ‘ICIA’ determinando la diferencia entre las marcas”; que la partícula inicial NUTRI no es susceptible de apropiación; y que “Se debe tomar en cuenta que el signo solicitado ‘NUTRICER’ constituye una marca mixta (…) está compuesto de un diseño de letras características y de un concepto gráfico exclusivo que influye definitivamente en el consumidor al momento de evocar y recordar la marca y el producto protegido”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. El consultante informa que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda … Se ratifica en la resolución No. 978315, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. … En sentencia solicita acoger sus excepciones y rechazar la demanda”.

   2.2. El consultante informa asimismo que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Niega pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda” y manifiesta que “la marca solicitada no cumplía con los requisitos del Art. 81 de la Decisión 344 … vigente a esa fecha … y se encontraba incursa dentro de las prohibiciones del Art. 23 (sic) literal a) de la Decisión 344 … con estas razones resolvió aceptar la observación y denegó el registro de la marca NUTRICER y logo”; que “Se reserva de presentar las pruebas que estimará pertinentes, en el momento oportuno”; y que “Solicita que en sentencia acojan sus excepciones y se rechace la demanda”.

   Del escrito de contestación en referencia desprende el Tribunal además que “PANIFICADORA MODERNA S.A., solicitó el registro e inscripción de la marca NUTRICER y logo, para proteger alimentos y papillas no comprendidos en otras clases, Clase Internacional No. 5. N.V. NUTRICIA presentó observación manifestando que es propietaria de la marca NUTRICIA … para cubrir los productos de la Clase Internacional No. 05, especialmente alimentos para niños y enfermos …”; y que “Al analizar la confusión entre las marcas enfrentadas se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes dentro del derecho marcario como son: la identidad de las marcas en el plano gráfico-visuales como fonético-auditivas y la relación entre productos. En este caso existen semejanzas gráficas y fonéticas, están destinadas a proteger productos similares encasillados en la misma clase internacional, por lo que su concurrencia en un ámbito común haría muy probable el peligro de error o confusión, con estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estas marcas similares por relación entre los productos que pretende distinguir que es susceptible de crear confusión o asociación en el público consumidor”.

   2.3. En su informe, el consultante también señala que el Procurador General del Estado “Expresa que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo”.

   2.4. El consultante agrega que “la compañía NUTRICIA N.V. … se limita a señalar domicilio judicial para sus notificaciones”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los “Artículos 81; 82 literal a); 83 literal a) 95 y 196 (sic) de la Decisión 344; 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”;

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el...