PROCESO No. 46-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 46-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 102 eiusdem y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

Caso: denominación “TQ”.

Expediente N° 2001-00382 (7625).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho de abril del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 81, 83, literal a) de la Decisión 344 … y los artículos 134, 136, literal a) de la Decisión 486 …”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 11 de marzo de 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega en su demanda que “La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. presentó solicitud de registro de la marca TQ (nominativa) el 6 de diciembre de 1996 … para distinguir ‘productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas’, productos que hacen parte de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada … sin formularse oposiciones por parte de terceros”; que “La Superintendencia, mediante Resolución No. 28924 de 31 de octubre de 2000, negó la anterior solicitud de registro de la marca TQ al encontrar oficiosamente la marca T-CUR para distinguir los mismos productos, configurándose la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 … y considerando que entre las marcas encontradas existen semejanzas de orden ortográfico y fonético”; que “Contra esta Resolución se presentó oportunamente recurso de reposición y en subsidio de apelación; fue confirmada mediante Resolución No. 04186 de 16 de febrero de 2001, considerando la Superintendencia que los signos en confrontación presentan similitudes ortográficas y fonéticas, pues utilizan letras que al ser pronunciadas conjuntamente no permiten una clara diferenciación, conduciendo a error, además de estar ubicados en la misma clase, predominando el elemento denominativo …”; y que “Por medio de la Resolución No. 25336 de 31 de julio de 2001 la Superintendencia resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar lo decidido en el acto administrativo anterior, argumentando que pese a que el solicitante es titular de las marcas TQ y TQ (mixta) en las clases 40, 16, 3, 21 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tal hecho no es presupuesto de registrabilidad de la marca TQ en la clase 5 Internacional, pues existe una marca similarmente confundible con aquella”.

   Del texto de la demanda desprende el Tribunal que “la sociedad Tecnoquímicas S.A. es titular de las marcas TQ® en las clases 21, 31 y 35, y de TQ + Gráfica en las clases 40, 3, 16 y 5”; que en el “examen irregular que efectuó tanto la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial … al desconocer por completo los derechos de la sociedad Tecnoquímicas S.A. sobre la marca TQ® … no se dijo nada sobre el registro de la marca TQ® + Gráfica de Tecnoquímicas S.A. en clase (sic) quinta … registro que se constituye en el soporte del ejercicio del derecho a obtener el registro de la marca TQ nominativa que fuere negada”; que “Encontramos violatoria la decisión, ya que las dos marcas, tanto la negada como la que le había sido concedida están integradas por las letras TQ, y este registro coexistía pacíficamente con el registro de la marca T – CUR® … En efecto en ninguna de las resoluciones mencionadas se tuvo en cuenta ese registro a pesar de que fue puesto en consideración de esa entidad en los recursos de reposición y apelación que se presentaron contra la primera resolución que negó el registro”; y que “se tuvo en cuenta para negar la marca el registro de un tercero y no la propia marca de la sociedad solicitante, violándose así el ejercicio de los derechos que le confiere su primer registro a extender éste a solicitudes similares …”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante señala que la parte actora “adujo en sustento de sus pretensiones la violación de los artículos 134, 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 … porque en las resoluciones que negaron el registro de la marca nominativa TQ no se tuvieron en cuenta que se trata de la trascripción o transliteración de la marca registrada TQ+GRÁFICA, lo que en últimas constituye una modificación del primer signo sobre el cual ya tenía registro, lo que resulta incongruente que se haya accedido el primer registro (sic) y, ante las mismas razones y derechos, no se conceda la segunda solicitud”; y que “entre las marcas en conflicto no hay lugar a confusión, pues gracias al reconocimiento y trayectoria de Tecnoquímicas S.A. el origen empresarial hace que diluya cualquier riesgo de confusión”.

   En el texto de su demanda, el Tribunal observa que el apoderado actor invoca como violado el artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y señala que “es claro que la combinación de las letras TQ es susceptible de registro, pero siempre y cuando no se caiga dentro de las causales de irregistrabilidad …”; que “… debió tenerse en cuenta en el examen de fondo de la marca nominativa TQ la anterior existencia de la marca registrada TQ® + Gráfica, ambas propiedad de la misma sociedad Tecnoquímicas S.A., y no como se hizo sólo con base en el registro de la marca T – CUR® de un tercero”, que la Superintendencia de Industria y Comercio no advirtió en sus Resoluciones “el derecho que le asiste a mi mandante sobre la expresión TQ y su diferencia y distinción para identificar productos farmacéuticos”; que “No hay lugar a confusión ni puede haberlo, pues las marcas T – CUR y TQ … han permitido que gracias al reconocimiento y trayectoria de la sociedad Tecnoquímicas S.A. el origen empresarial diluya cualquier riesgo de confusión”; y que “Por tal razón y sin desvirtuar los principios de especialidad y el sistema declarativo que opera sin duda alguna en tratándose de marcas, la procedencia empresarial y la conexidad entre diferentes clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza, se constituyen en atenuantes de los primeros criterios, como se ha establecido en los supuestos que he mencionado”.

2. Contestación a la demanda

   El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “la Decisión 344 … constituía el régimen que debía adoptarse por la Oficina Nacional...