PROCESO 22-IP-2005

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 22-IP-2005

Interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio de los artículos del 121 a 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , 32, 33 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Expediente Interno Nº 2488-2003. Actor: Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Marca Figurativa: “Diseño rectangular de la figura de cuatro tigres encontrados de a par en extremos opuestos, destacando en el centro franjas horizontales con pintas que asemejan una piel de tigre”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Magistrada Ponente Doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante auto de fecha marzo dieciocho (18) de 2005 consideró que si bien la solicitud de interpretación prejudicial no se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, resultaba viable su admisión en razón a que de los documentos anexados se puede extraer la información que conforme a las normas citadas requiere la procedencia de la consulta formulada.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

    1.1. Las partes.

    Demandante: FABRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA.

    Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

    Tercero Interesado: ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A.

    1.2. HECHOS RELEVANTES.

    a) Los hechos.

    El 31 de marzo de 1999, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A., (Perú), solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “CONSTITUIDA POR EL DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE”, registrada a favor de la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en que la marca no ha sido utilizada por su titular o por terceros autorizados en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela, durante los tres años precedentes a la interposición de la solicitud.

    La Oficina de Signos Distintivos, por medio de la Resolución Nº 334-2001/OSD-INDECOPI, de fecha 22 de enero del 2001, declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A.

    El 20 de febrero del 2001, la FABRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A., “apeló del pronunciamiento de la Oficina, elevándose los actuados a la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI”.

    El 26 de abril del 2001, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.

    Con fecha 7 de septiembre del 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI emite la Resolución Nº 1229-2001/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución Nº 334-2001/OSD-INDECOPI, y en consecuencia, se ordenó la cancelación del registro referido en este proceso.

    El 13 de noviembre del 2001, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A., interpuso demanda contencioso administrativa en la que solicita que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 1229-2001/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución N° 334-2001/OSD-INDECOPI.

    El 02 de diciembre del 2002, se expide la Resolución N° 1101-2002/TPI-INDECOPI, dictada por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, que cancela el registro de la marca.

    La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en sentencia del 14 de julio de 2003 declaró INFUNDADA la pretensión de la FABRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A.

    El 29 de septiembre del 2003, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpone recurso de apelación con la pretensión de que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Administrativa N° 1101-2002/TPI-INDECOPI.

    b) La demanda.

    La demandante señala que la administración basó la cancelación del registro en la supuesta falta de uso de su marca, sin tener en cuenta que el hecho de defender judicialmente su marca durante más de cuatro años, prueba la utilización de aquélla.

    Que, además como prueba en el proceso presentó facturas de los años 1997, 1998 y 1999, es decir, de los tres años anteriores a la solicitud de cancelación del registro; sin embargo, tales documentos no fueron valorados por la Oficina de Signos Distintivos.

    Añade que la sentencia dictada en el presente proceso es nula, por habérsele limitado al demandante su derecho a la defensa y al debido proceso.

    Señala que la norma aplicable en este caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se encontraba en vigencia a la fecha de la solicitud de cancelación del registro marcario.

    La FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A., entre sus argumentos destacó que es público y notorio que las frazadas “Tigres” son exclusivas de su empresa.

    Finalmente expresa que: “La sentencia despoja a nuestra empresa de su registro de marca, causándonos evidente perjuicio económico, además de sancionarnos con el pago de costos y costas de juicio, lo que agrava nuestra ya delicada situación económica, por lo que debe ser revisada y enmendada en este extremo.”

    c) Contestación a la demanda.

    El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI., dentro del presente proceso destaca que: “el hecho de que los representantes de la empresa Anglo American Trading Co. S.A., quienes solicitan en nombre de ésta la cancelación del certificado de registro No 25543, sean las mismas personas que anteriormente solicitaron la nulidad de dicho registro en representación de la empresa Textiles Fruto del Telar S.A., no denota en forma alguna un accionar doloso por parte de dichas personas, pues, como hemos visto, las acciones de nulidad y cancelación son mecanismos disímiles que contempla la legislación marcaria...”.

    La Oficina Nacional Competente expresa que el uso de la marca “debe evaluarse desde su perspectiva de mercado”, y el hecho de que el actor defienda judicialmente el otorgamiento de su registro, no puede considerarse como prueba de uso de la marca.

    En cuanto a la afirmación de la demandante de que ciertos medios de prueba no fueron tomados en cuenta por el INDECOPI, la administración afirma que a través de la presentación de los documentos que se emitieron por la venta de los productos denominados FRAZADAS TIGRE - MODELO TIGRE, o FRAZADAS DE FIBRAS ACRILICA - MODELO TIGRE, no se demostró el uso efectivo de la marca en el mercado. En momento alguno las Resoluciones demandadas han afirmado que la marca cancelada haya sido utilizada como diseño industrial y no como marca de producto; lo que la administración expresó es que “en las pruebas presentadas por la demandante con el propósito de acreditar el uso de dicha marca, se apreciaban las frases MODELO TIGRE o FRAZADAS MODELO TIGRE, las cuales identificaban un modelo específico de la frazada.”

    De lo anterior se desprende “que la Resolución expedida por el Tribunal del INDECOPI no se ha pronunciado en modo alguno respecto a que la marca cancelada sea un diseño industrial, lo único que sí se ha determinado es que el titular de la misma no logró acreditar de manera suficiente su uso”.

    El INDECOPI expresó que “La demandante no ha acreditado que la marca materia de cancelación sea derivada de la marca registrada bajo certificado N° 25543. Además, el hecho que una marca tenga la calidad de derivada no la exime de la exigencia del uso para mantener su registro”.

    Expresa que los actos demandados fueron expedidos conforme a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El tercero interesado ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A., contesta a la demanda expresando que: “la controversia debe resolverse de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486”.

    Considera que la Oficina Nacional Competente valoró las pruebas conforme a la ley, y destaca el hecho de que la marca inscrita bajo certificado Nº 25543 no había sido utilizada por la demandante durante el período legal comprendido entre el 31 de marzo de 1996 y el 31 de marzo de 1999; finalmente expresa que las Resoluciones dictadas por el INDECOPI fueron expedidas de acuerdo a la ley y, por consiguiente, la demanda debe ser declarada infundada en todos sus extremos con expresa condena de costos y costas.

  2. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

    La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dentro del expediente interno, en el resumen de la causa menciona como normas materia de la interpretación los artículos 165, 166, 167, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión.

    La interpretación prejudicial versará sobre los artículos 108,109 y 110 de la Decisión 344 bajo cuya vigencia se presentó la solicitud de cancelación del registro de la marca por falta de uso y sobre la Disposición Transitoria Primera de la Decisión...

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