PROCESO No. 21-IP-2005
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO Nº 21-IP-2005
Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según lo remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República de Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 1593-2003. Actor: William H. Fernández Santa Cruz. Marca: “KRYZTAL PLUS mixta”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena según lo que se desprende del expediente enviado junto con el Oficio No. 036-2005-SCS-CS, de fecha 27 de enero de 2005, de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno N° 1593-2003.
Como bien fue señalado en la admisión de la presente consulta, si bien la solicitud no reúne los requisitos de admisibilidad contemplados en el ordenamiento comunitario vigente, estos pueden ser deducidos de los documentos enviados, y por tanto, como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:
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Las partes.
La parte actora es el señor WILLIAM H. FERNÁNDEZ SANTA CRUZ.
Se demanda al INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL y como tercero interesado a la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANA BACKUS Y JOHNSTON S.A.
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Determinación de los hechos relevantes.
2.1. Fundamentos de hecho y derecho de la demanda y la contestación.
El 2 de octubre de 1998, WILLIAM H. FERNÁNDEZ SANTA CRUZ solicitó el registro de KRYZTAL PLUS (mixto) para distinguir lejía y otros productos de limpieza pertenecientes a la clase 3.
EL 8 de enero de 1999, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANA BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. formuló observación al registro de KRYZTAL PLUS por ser titular de la marca CRISTAL registrada en la clase 32 (“Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”), la cual fue reconocida como notoria a través de las Resoluciones Nos. 14937-98-INDECOPI/OSD, 14962-98-INDECOPI/OSD, 14963-98-INDECOPI/OSD, 14938-98-INDECOPI/OSD, todas de 22 de diciembre de 1998; con lo que se violaría el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. Además recuerda que las marcas notorias se protegerán con independencia de los productos o servicios.
Al contestar las observaciones presentadas, WILLIAM H. FERNÁNDEZ SANTA CRUZ señala que BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. no documentó la reproducción del signo mixto y tampoco la notoriedad de su marca. Además que “... la prohibición del artículo 83 de la Decisión 344 se aplica en el caso que el signo solicitado pretenda distinguir los mismos productos o servicios que la marca notoriamente conocida, lo que no sucede en el presente caso ...”.
Por otra parte, el 22 de enero de 1999, Chanel S.A. también presentó observación con base en CRISTALLE CHANEL registrada en la clase 3; sin embargo, posteriormente Chanel S.A. y WILLIAM H. FERNÁNDEZ llegaron a un acuerdo en el que éste último excluiría de registrar con su signo, los productos utilizados por Chanel S.A.; por lo que esta sociedad desistió en su observación.
En octubre de 1999 se declaró infundada la observación de BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. y fue otorgado el registro de KRYZTAL PLUS (mixta). El rechazo de la observación se basó en que BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. no presentó los documentos que requieren la ley y la jurisprudencia para probar la notoriedad de una marca. Además, que los productos que distinguen los signos no están vinculados por lo que no habría posibilidad de confusión en el consumidor. Tampoco existe la posibilidad de un aprovechamiento injusto.
En noviembre de 1999, BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., interpuso recurso de apelación manifestando que la administración hizo una errónea interpretación del principio de especialidad y restringió la protección reforzada que deben tener las marcas notorias.
En diciembre de 1999, WILLIAM H. FERNÁNDEZ contestó el traslado de la apelación indicando que CRISTAL “... si bien tiene la calidad de notoria, la notoriedad no implica usarla como sinónimo de prohibición de registro de marcas que pretendan distinguir productos diferentes ...”. Además reitera que entre sus productos y los distinguidos por CRISTAL no existe ninguna relación. También señaló diversas marcas registradas que usan la palabra CRISTAL como CRISTAL, CRYSTALIN, CRISTAL AIR, etc.
Finalmente, el 25 de septiembre de 2000, el Tribunal del INDECOPI, resolvió revocar la Resolución del INDECOPI por la cual se otorgó el registro de KRYZTAL PLUS.
WILLIAM H. FERNÁNDEZ, señala que entre KRYZTAL PLUS y CRISTAL no puede haber riesgo de confusión y/o asociación pues son marcas de productos totalmente diferentes, la primera marca identifica productos de limpieza y, la segunda productos para consumo humano; y que debe tomarse en cuenta el principio de especialidad. También que entre las marcas en disputa existen diferencias fonéticas y figurativas. Alega además, que el propio INDECOPI ha señalado que tanto cristal, como plus, son terminos genéricos y no apropiables.
Además señala que reconoce la notoriedad de CRISTAL y que eso no tiene discusión; pero insisten en que en ningun momento han querido beneficiarse del prestigio de dicha marca.
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANA BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. como tercero interesado, además de defender la legalidad de los actos de la administración, plantea la notoriedad de su marca, señala el concepto de marca notoria y como esta trasciende el principio de especialidad.
Además alega que existen dos supuestos de marca notoria en la Decisión 344, el contenido en el literal d) del artículo 83 y el contenido en el literal e) del mismo artículo. Señala que el primero “... otorga una defensa amplia de la marca notoriamente conocida, que no solo se extiende a los conflictos con otras marcas ... sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales”. Y, según la demandante el inciso e) del artículo 83 “... protege exclusivamente a la marca notoriamente conocida frente al registro de signos que sean confundibles ...”; y que en base a las diferencias de los supuestos deben exigirse condiciones diferentes para acceder a la protección. Señalan que con esto quiso el legislador decir que la marca notoria debe ser protegida en todos los sectores del comercio. Recuerda que un tercero no puede acceder al registro de una marca notoria. Tampoco, un signo que constituya una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca notoria; además que el riesgo de confusión es evidente.
CONSIDERANDO:
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, en el presente caso, procede la interpretación del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitado; y de oficio la interpretación de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la misma Decisión.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:
DECISIÓN 344
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona
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Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
(...)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a...
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