PROCESO No. 29-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 29-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, de la República del Ecuador. Proceso Interno Nº 8104.ML. Actor: UNILEVER N.V. Marca: GERMDEFENSE.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el Oficio Nº 100-TCA-DQ-8104-ML, de 25 de febrero de 2005, remitida por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 8104.ML.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 30 de marzo de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

   La actora es UNILEVER N.V.

   Se demanda a la Nación a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI; al Director Nacional de Propiedad Industrial; y, como tercero interesado a COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   El 2 de marzo de 2000 fue solicitado por COLGATE PALMOLIVE COMPANY el registro como marca del signo GERMDEFENSE para identificar productos contenidos en la clase 3, como pasta dental y enjuague bucal. (Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

   Oportunamente, UNILEVER N.V. presentó observación con base en su marca GERM-GUARD, cuyo registro fue solicitado el 30 de octubre de 1998, es decir, prioritariamente a la solicitud de registro de GERMDEFENSE. También su registro se solicitó para productos de la clase 3. En su momento señalaron que de permitirse la coexistencia en el mercado, generaría una situación de competencia desleal y el público incurriría en error.

   Finalmente, mediante resolución 978310 de 30 de octubre de 2000, la Dirección de Propiedad Intelectual del IEPI, rechazó la observación de UNILEVER y se otorgó el registro de GERMDEFENSE.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   Se alega la violación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), y 95 inciso segundo de la Decisión 344. Señala que un signo para poder ser registrado como marca debe cumplir con los tres requisitos del artículo 81 señalado. Que, entre GERM-GUARD y GERMDEFENSE la distintividad de cada signo juega un papel muy importante para la determinación de la registrabilidad o no de los signos. Para UNILEVER, GERMDEFENSE no es distintivo y el público consumidor puede confundir este producto con el suyo, produciéndose así un engaño al público.

   Asimismo, señalan que “El artículo 82 de la Decisión 344 contiene las prohibiciones al registro que tienen por finalidad velar por el interés público ...”. Allí se prohíbe el registro de signos genéricos, engañosos, etc.

   También alegan violación del artículo 83 de la misma Decisión, pues dicha norma establece como prohibiciones el registro de signos idénticos o semejantes, que induzcan al público a error, y aquellos signos idénticos o semejantes, para productos similares que pudieran confundir al público.

   Indican que al hacerse la comparación marcaria podrá determinarse que en los signos en conflicto existen similitudes que podrían generar confusión. Señalan que ambos signos, además evocan protección contra los gérmenes, si son traducidos al español.

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.1. Del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.

   En el expediente sólo se encuentra un breve escrito del Presidente de dicho Instituto en el que señala que impugna el juicio y que no se tomen en cuenta ciertas pruebas.

   2.3.2. Del Director Nacional de Propiedad Industrial.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, deduce las siguientes excepciones: “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”. Además que, al hacer el análisis de conjunto de los signos en conflicto, si bien tienen algunas “coincidencias parciales”, también ambos signos tienen elementos que los hacen diferentes y pueden convivir pacíficamente en el mercado. También considera que GERMDEFENSE cumple con los requisitos de la Decisión 344.

   2.3.3. Del tercero interesado; COLGATE PALMOLIVE COMPANY

   Al contestar la demanda señala que GERMDEFENSE está registrada en varios países, incluyendo los de la Comunidad Andina. Además que, en lo único en que coinciden las marcas en conflicto es en la partícula GERM, la cual es genérica y de uso común para productos de las clases 3 y 5. Que de hecho, si se habla de “... productos como pastas dentales y enjuagues bucales, que entre otras funciones ... eliminan o atacan a los gérmenes y además protegen y defienden al cuerpo humano de los mismos, lo que lleva a concluir que el prefijo GERM es genérico ...”. Y hace una mención de diversas marcas que contienen el término GERM. Además que GERMDEFENSE no se encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que en la presente solicitud se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el...