PROCESO 20-IP-2005
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 20-IP-2005
Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 305-2002. Actor: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA (INDITEX S.A.) Marca: “ZAHRA”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
Magistrada consultante: doctora Elcira Vásquez Cortez.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprenden los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de marzo del 2005.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
1.1. Las partes:
Demandante: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA (INDITEX S.A.)
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.
Tercero Interesado: JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC.
1.2. Hechos Relevantes.
a) Los hechos.
Con fecha 13 de octubre de 1995, JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca constituida por la denominación ZAHRA para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante ello INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA (INDITEX S.A.) formuló una observación que se fundó en su titularidad sobre la marca ZARA, registrada en las clases 18, 25 y 39 de la Nomenclatura Oficial.
El solicitante rechazó los argumentos del observante y señaló que no existía posibilidad de confusión por la diferente estructura gramatical y porque los signos en conflicto distinguen productos comprendidos en clases diferentes. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado.
Con fecha 1 de agosto de 1997, JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC. interpuso recurso de apelación, ante lo que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 354-1998-TPI-INDECOPI, revocó la Resolución impugnada y en consecuencia otorgó el registro de la marca ZAHRA, a favor de JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC.
b) La demanda.
La demandante impugna la validez de la Resolución Nº 354-1998-TPI-INDECOPI, que otorgó el registro de la marca ZAHRA y diseño. Entre sus argumentos destaca que: las marcas ZAHRA Y ZARA son prácticamente idénticas y que entre los productos de las clases 3 y 25 existe vinculación, ya que los empresarios que se dedican a la confección y fabricación de prendas de vestir, es decir, de productos comprendidos dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, suelen lanzar al mercado cosméticos y perfumes, que son productos incluidos en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, usando la misma marca en ambas clases de productos, es el caso de marcas como “LARCOMAR”, JOCKEY PLAZA”, “BENETTON”, “ADIDAS”, “TOMMY HILFIGER”, etc., estos ejemplos evidencian la existencia de vinculación entre los productos de la clase 3 y 25 en cuanto a la fabricación y comercialización.
A criterio de la demandante se trata de productos compatibles, que pueden publicitarse en forma conjunta en revistas de moda y tienen los mismos canales de comercialización, ya que los productos comprendidos dentro de las clases 3 y 25 se expenden en boutiques o tiendas de exhibición, por lo que es clara la relación competitiva.
Considera que las marcas ZAHRA y ZARA, son confundibles para distinguir productos estrechamente vinculados y complementarios.
c) La contestación a la demanda.
EL INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INDECOPI. expresó que la Resolución impugnada se ajusta a derecho y, por ende, es válida y eficaz.
El Tribunal del INDECOPI, al evaluar la posibilidad de confusión entre las marcas en controversia, analizó la naturaleza de los productos que cada uno de los signos distingue y determinó que no existe una vinculación competitiva entre ellos, ya que la marca ZARA está destinada a distinguir vestidos, calzado, artículos de cuero y servicios de transporte, mientras que la marca ZAHRA identifica artículos de tocador, perfumería y cosméticos, etc., es decir, que se trata de productos de naturaleza totalmente diferente.
No hay vinculación en cuanto a los canales de comercialización de los productos distinguidos por los signos en conflicto, y además el sector de la clientela a la que se encuentran dirigidos los productos resultan diferentes.
La legislación vigente y la jurisprudencia aplicable en materia de marcas permiten el registro de signos aún cuando ellos coincidan parcialmente en su estructura gramatical, siempre que los demás elementos que lo conforman tengan la suficiente distintividad, que les permita la coexistencia en el mercado sin crear confusión.
Del cotejo de marcas se concluye que la semejanza fonética existente, no es suficiente para concluir que tal similitud sea capaz de inducir al público a error.
La marca ZAHRA es mixta y la marca ZARA es denominativa y la doctrina recomienda que para efectos de la comparación se debe realizar una apreciación de conjunto y no separar o fraccionar las partes.
Por ello al compararse los signos ZAHRA y ZARA, el Tribunal del INDECOPI consideró que tales marcas podían coexistir pacíficamente en el mercado.
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta a la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos por lo que la considera infundada.
El tercero interesado JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC. contesta la demanda, expresando que considera que la Resolución Nº 354-1998-TPI-INDECOPI es válida y eficaz por haber cumplido con el procedimiento legal establecido. Argumenta que las marcas no son confundibles y no distinguen a productos idénticos o similares.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dentro del expediente interno menciona como aplicable dentro del caso al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La interpretación versará sobre el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, mencionado por el consultante por ser pertinente en el caso planteado, pero el Tribunal considera procedente que se interprete de oficio el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DESICIÓN 344
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(...)
“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a). Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.
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Consideraciones.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: la interpretación prejudicial; requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas mixtas y nominativas; la conexidad competitiva.
4.1. La interpretación prejudicial.
En vista de las falencias existentes en la formulación de la consulta prejudicial y para una...
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