PROCESO 09-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 09-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: PETROLERO (mixta). Actor: ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Proceso interno Nº 2002-00065 (7723).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, por intermedio de su Consejero Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-00065 (7723).

El auto de 18 de marzo de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2163 de 3 de diciembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado el señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

b) Hechos

El 31 de diciembre de 1999, Víctor Humberto Ángel Villalba, solicitó el registro de la marca PETROLERO (mixta) para distinguir “servicios de distribución, comercialización, importación, exportación, almacenaje, alquiler, compra y venta de ropa, calzado, vestidos, cosméticos, perfumería, artículos de cuero, accesorios de vestuario, joyería, joyas y relojes, y en general cualquier accesorio para la vestimenta, uso o embellecimiento de las personas, servicios prestados por tiendas o almacenes que distribuyen todos estos artículos, servicios de maquila servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza”. El extracto de la solicitud fue publicado el 28 de febrero de 2000 en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 489.

El 11 de abril de 2000, el señor Albeiro Restrepo Salazar, presentó escrito de observación con base en el registro de la marca PETROLEUM (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional, así como en el depósito del nombre y enseña comercial PETROLEUM (mixta) y la solicitud prioritaria de la marca comercial PETROLIZADO en la clase 25. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 25: Vestidos, calzados y sombrerería).

Por Resolución Nº 18490 de 31 de julio de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca PETROLERO (mixta). El señor Víctor Humberto Ángel Villalba presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación. El recurso de reposición confirmó la resolución impugnada.

Por Resolución Nº 28421 de 30 de agosto de 2001 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución Nº 18490, declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca PETROLERO (Mixta) a favor de Víctor Humberto Ángel Villalba.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

El actor indica que se violaron los “Artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Indica que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, toda vez que “…dicho signo no tiene la capacidad intrínseca ni extrínseca para poder ser considerada como marca … que una expresión cualquiera no puede ser objeto de un derecho privativo sino es distintiva como es el caso que nos ocupa, toda vez que la expresión PETROLERO (MIXTA) se confunde con la marca, nombre y enseña comercial PETROLEM (MIXTA) (sic) (PETROLERO) y PETROLIZADO (MIXTA) en esta medida el Superintendente … violó el artículo 81 de la Decisión 344 … al conceder el registro de una marca confundible con otra previamente registrada”.

Asimismo indica que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, toda vez que “… la expresión PETROLERO ó PETROLEUM es una denominación de fantasía respecto de los productos de la clase 25 internacional, por lo tanto tuvo un trabajo mayor para que su titular lograra que el consumidor fije dicha expresión con los productos distinguidos con la citada marca. Pero una vez esto se logra surgen inmediatamente una serie de imitadores de la marca, que en su esfuerzo por aprovecharse de la aceptación de la marca por los consumidores dentro del mercado empiezan a copiar elementos de esa marca principal induciendo a creer que se trata de la misma marca … el más insistente imitador ha sido el Señor VICTOR HUMBERTO ANGEL, titular del registro de la marca comercial BODY GEAR PETROLERO, cuya resolución mediante la cual se concedió dicho registro, se esta solicitando su anulación ….”.

También indica que “La marca comercial PETROLEUM tiene elementos gráficos que evocan toda la actividad petrolera en esa medida la etiqueta está formada por una torre de petróleo, un martillo pivotante etc., elementos que pretenden copiar sus imitadores y obviamente que aparecen copiados en la etiqueta que forman parte de la marca PETROLERO”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

Que “Con la expedición de la resolución 28421 …proferida por el Superintendente Delegado para la propiedad (sic) Industrial … no se ha incurrido en violación de normas constitucionales y en las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” y que “… se expidió legal y válidamente la resolución 28421 … revocando la resolución 18490 … declarando infundada la observación presentada … y concediendo el registro de la marca ‘PETROLERO’ (mixta)…”. Igualmente dice que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válidamente con respecto al asunto que nos ocupa y, constituía en el régimen que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.

Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘PETROLERO (mixta) clase 25 (sic) y ‘PETROLUM’ (sic) clase 25, se concluye que no existen semejanzas gráficos ,ortográficos ni fonéticos (sic) y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan a error al público consumidor”. Que “En consecuencia, la marca ‘PETROLERO’ (mixta) solicitada por el señor Víctor Humberto Angel para distinguir productos de la clase 25 (sic) es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad”.

Finalmente dice que “Las resoluciones acusadas … no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

El apoderado del señor Víctor Humberto Angel Villalba, como tercero interesado en el proceso, responde a la demanda diciendo que “… está usando el signo BODY GEAR PETROLERO+GRÁFICA DE TORRE DE PETROLEO, como nombre, enseña y marca, desde mil novecientos ochenta y cinco o antes. El signo (sic) … es notoriamente conocido”. Asimismo dice que el es titular de los siguientes registros marcarios: BODY GEAR PETROLERO+GRÁFICA, clase 25 y PETROLERO+GRÁFICA, clase 42.

Manifiesta que “ALBEIRO RESTREPO SALAZAR adquirió titularidad sobre los derecho de la marca ‘PETROLEUM’ (mixta), por cesión que le hiciera ALVARO CASTAÑO, mediante Resolución 33019 del 26 de diciembre de 1997” y que: “En desarrollo del principio general de derecho, prior tempore, potior iure, le asiste mejor derecho al señor VÍCTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA”.

Indica que la Superintendencia “… contó con suficientes elementos de prueba para declarar que el signo ‘BODY GEAR PETROLERO’ + GRÁFICAS (sic) es notoriamente conocido … y asimismo, que la marca ‘PETROLERO’+GRAFICA … es legítimamente derivada de aquel, para, con base en estos juicios … conceder su registro en defensa de los derechos sobre signos notoriamente conocidos…”.

Igualmente indica que “… es metafísicamente imposible que el signo BODY GEAR PETROLERO+GRAFICA DE TORRES sea una imitación de PETROLEUM+GRAFICAS DE TORRE, TREN, MARTILLO PIVOTANTE, etc, pues, cuando aquel (BODY GEAR PETROLERO) ya cumplía con los atributos de la marca notoriamente conocida, éste (PETROLEUM) todavía no existía…”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal...