PROCESO 44-IP-2005

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 44-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: “BENYLAN”. Proceso interno N° 1999-5945.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de marzo del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 30 de los mismos mes y año.

  1. ANTECEDENTES:

    1.1. Partes

    Actúa como demandante la firma GLAXO GROUP LIMITED, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

    1.2. Actos demandados

    La interpretación se plantea en razón de que la firma GLAXO GROUP LIMITED, mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

    - Nº 48553, de 29 de noviembre de 1994, emitida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió conceder el registro de la denominación “BENYLAN” como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 5, en favor de GRUFARMA LIMITADA.

    - Nº 02518, de 22 de febrero de 1999, emitida por la misma Dependencia, la cual resuelve ordenar la inscripción de la solicitud de traspaso del registro de la marca “BENYLAN”, por parte de GRUFARMA LIMITADA, a la firma LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

    Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la aludida Superintendencia, que cancele la inscripción de la marca BENYLAN.

    1.3. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    a) Los hechos

    - La sociedad GLAXO GROUP LIMITED es titular de la marca “VENTILAN”, registrada el 4 de septiembre del año 1970, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

    - El 23 de mayo de 1990, la sociedad GRUFARMA LTDA presentó solicitud para obtener registro de la denominación “BENYLAN”, como marca destinada a amparar productos comprendidos también en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

    - El 31 de agosto de 1994, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 406.

    - El 29 de noviembre del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 48553, por medio de la cual concedió el registro solicitado, por cumplir los requisitos previstos en la ley.

    - La sociedad GRUFARMA LIMITADA traspasó los derechos sobre el registro obtenido de la marca BENYLAN, en favor de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., siendo esta última considerada como tercero interesado en los resultados del proceso.

    b) Escrito de demanda

    La firma GLAXO GROUP LIMITED, constituida bajo las leyes de Inglaterra, domiciliada en Greenford, Middlesex, Gran Bretaña, sostiene que es propietaria de la marca notoria VENTILAN, registrada bajo el Nº 72223, que protege productos de la clase internacional 5, la cual fue registrada el 4 de septiembre de 1970 y que se encuentra vigente hasta el 28 de octubre del 2005.

    Manifiesta que el 23 de mayo de 1990, la firma GRUFARMA LIMITADA solicitó registro para la denominación “BENYLAN”, como marca destinada a amparar productos también de la clase internacional 5 y que, mediante Resolución Nº 48553, del 29 de noviembre de 1994, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia concedió el registro de esa denominación, sin que dentro del respectivo trámite hayan sido presentadas observaciones por parte de tercero interesado.

    Expresa que, posteriormente, la firma GRUFARMA LIMITADA presentó solicitud para traspasar el registro de la marca BENYLAN de su propiedad a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., la que fue concedida mediante Resolución Nº 02518, de 22 de febrero de 1999.

    Considera que la Superintendencia de Industria y Comercio emitió en forma errada la resolución Nº 48553, negándole el derecho de presentar oposición en contra del registro solicitado, con base en la marca “VENTILAN” de su propiedad, semejantemente confundible con la marca BENYLAN.

    Argumenta la demandante, que la Superintendencia violó el artículo 81 de la Decisión 344, ya que “…la marca BENYLAN no cumple con el requisito de DISTINTIVIDAD exigido por el artículo 81 de la Decisión 344. No puede diferenciarse en el mercado un producto de otro fabricado por persona diferente; no siendo susceptible de ser registrada”.

    Sostiene que “…la marca BENYLAN fue concedida para amparar todos los productos de la Clase 5, y la marca VENTILAN Nº 72223 ampara productos comprendidos en la Clase 5, consistentes especialmente en sustancias y preparaciones farmacéuticas y veterinarias”. Al respecto concluye, que “esto significa que la marca BENYLAN se comercializa exactamente en el mismo mercado de los productos VENTILAN, lo que le genera al consumidor una confusión entre unos y otros productos, que sin duda alguna lo llevaran a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. Cabe advertir que tratándose de productos farmacéuticos la confusión del público trae consecuencias fatales”.

    Alude la violación, además, del artículo 83 en su literal a) de la misma Decisión, puesto que la Superintendencia “…al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca BENYLAN, no tuvo en cuenta las obvias similitudes que presenta esta marca con la marca VENTILAN…”.

    Refiere la violación del artículo 83 literal d), sosteniendo que “…la marca VENTILAN es notoriamente reconocida por el público consumidor de productos farmacéuticos consistentes principalmente en: inhaladores, soluciones para nebulizar y jarabes, productos comprendidos en la Clase 5. Actualmente la marca VENTILAN continúa siendo notoriamente conocida en el mercado colombiano de productos farmacéuticos y el público consumidor la reconoce como tal”.

    c) Contestación a la demanda

    La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

    Argumenta la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, manifiesta que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas establecidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aseverando que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

    Respecto a la violación que se manifiesta se ha producido del artículo 81 de la Decisión 344, alude jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos números 1- IP-87, 7-IP-95, 22-IP-96 y 14-IP-98.

    Al referirse al artículo 83 literal a) de la misma Decisión, relativo a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes, expresa que “…efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas BENYLAN registrada a favor de Grufarma Ltda., con traspaso a favor de Biogen de...

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