PROCESO 41-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 41-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 89, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se realiza con base en la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. ACTOR: OFFSETEC S.A. Marca: “DISEÑO”. Proceso interno N° 7415-AI.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de marzo del 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 30 de los mismos mes y año.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la firma OFFSETEC S.A., siendo demandado el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Presidente de éste y, el Procurador General del Estado.

   1.2. Acto demandado

   La interpretación se plantea en razón de que la firma OFFSETEC S.A., mediante apoderado solicita que se “ordene la modificación del título de registro de la marca ‘DISEÑO’, Nº 3323-00, emitido el 26 de junio de 2000, a fin de que refleje la solicitud de registro de la marca DISEÑO y sea consecuente con la Resolución Nº 975646, del 15 de febrero del 2000, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial” del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, por medio de la cual se concedió el registro solicitado en favor de OFFSETEC S.A.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 16 de julio de 1996, la firma OFFSETEC S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “DISEÑO”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 378, página 224, del mes de julio de 1996.

   - Dentro del término correspondiente, fueron formuladas dos observaciones; la primera, por parte de EDINA S.A. y, la segunda, por la firma UNIVENSA S.A.

   - El 21 de septiembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 973578, por la cual rechazó las observaciones presentadas y, sin embargo, negó el registro solicitado por OFFSETEC S.A.

   - El 21 de octubre de 1999 la sociedad solicitante del registro, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución emitida.

   - El 9 de febrero del 2000, la mencionada Dirección Nacional resolvió el recurso de reposición planteado, mediante Resolución Nº 975646, por la que decide revocar la resolución Nº 973578, conceder el registro de la marca DISEÑO y, ordenar la continuación del trámite de registro.

   - El 26 de junio del mismo año, la misma Dependencia concedió el título de registro Nº 3323-00 correspondiente a la marca DISEÑO, determinando en el mismo, de manera explícita, que “NO se conceden derechos de exclusividad sobre PAGINAS AMARILLAS”.

   b) Escrito de demanda

   La firma OFFSETEC S.A., constituida bajo las leyes del Ecuador, por intermedio de apoderado manifiesta que, como ha sido ya dicho, el 16 de julio de 1996, presentó solicitud para el registro de la denominación “DISEÑO”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 16, respecto de la cual fueron presentadas dos observaciones; la primera, por parte de EDINA S.A. y, la segunda, por UNIVENSA S.A., argumentándose que la denominación en referencia se encontraba incursa en las prohibiciones absolutas de irregistrabilidad establecidas en los artículos 81 y 82 de la Decisión 344.

   Expresa que, posteriormente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 973578, de 21 de septiembre de 1999, resolviendo rechazar las observaciones presentadas y, sin embargo, negando el registro solicitado. OFFSETEC S.A. presentó recurso de reposición respecto de la resolución emitida, el que fue resuelto por la misma Dependencia, mediante Resolución Nº 975646, de 9 de febrero del 2000, por la cual decide revocar la resolución inicial y conceder el registro solicitado.

   Afirma la actora, que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial le concedió el registro de la marca “DISEÑO”, mediante Registro Nº 3323-00, de de 26 de junio del 2000, pero que “…sorprendentemente en dicho título de registro se determina explícitamente que NO se conceden derechos de exclusividad sobre `PAGINAS AMARILLAS´.”

   Expresa al respecto, que “...la oficina nacional competente (en este caso la Dirección Nacional de Propiedad Industrial) tiene facultad de otorgar o negar el registro de un signo marcario, más no de modificarlo para conceder su registro… la modificación del signo solamente puede ser sugerida por la oficina nacional competente y para que proceda debe ser aceptada por el peticionario.”.

   Expone, además, su pretensión de que en sentencia “…se ordene la modificación del título de registro de la marca DISEÑO, Nº 3323-00 … a fin de que refleje la solicitud de registro de la marca DISEÑO y sea consecuente con la resolución Nº 975646 del 15 de febrero del 2000 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial”.

   c) Contestaciones a la demanda

   El Director Nacional de Propiedad Industrial no contesta la demanda.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, la contesta en los siguientes términos:

1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

2. Ratificación del título de registro de la marca DISEÑO, Nº 3323-00, al considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

3. Solicita que al dictarse sentencia se acojan sus excepciones y rechace la demanda.

   El Procurador General del Estado contesta también la demanda, afirmando que “...corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

   Manifiesta además, que señala casilla judicial “con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa...”.

   d) Terceros interesados

   No obran del expediente remitido por el Tribunal Nacional consultante, intervenciones de las firmas EDINA S.A. y UNIVENSA S.A. en el proceso interno.

   Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

   CONSIDERANDO:

1. ...