PROCESO 18-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 18-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 113 literal a) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 5061-ML. Actor: PEÑAFLOR S.A. Marca: “RVT (Etiqueta)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial se ajustó a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente, en el auto dictado el 23 de febrero de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1.1. Las partes:

   Demandante: PEÑAFLOR S.A.

   Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   Tercero Interesado: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

   1.2. La demanda:

   Según el demandante, el 28 de diciembre de 1994, la compañía INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE CIA. LTDA. solicitó de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la concesión del registro de la marca mixta RON VIEJO TRAPICHE, “erróneamente denominada “RVT (ETIQUETA)” “, para identificar a los productos incluidos en la Clase No 33, de la Clasificación Internacional de Niza.

   PEÑAFLOR SOCIEDAD ANÓNIMA mantiene en el Ecuador el registro de la marca “TRAPICHE” desde el 28 de octubre de 1941, para proteger productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, y su marca está registrada en 30 países, entre ellos, todos los de la Comunidad Andina para distinguir la misma clase de productos.

   Dentro del término legal establecido en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, el 1 de agosto de 1995, PEÑAFLOR SOCIEDAD ANÓNIMA presentó observaciones a la solicitud del registro del signo “RON VIEJO TRAPICHE”, con fundamento en su titularidad sobre la marca “TRAPICHE”. Las observaciones se sustentaron principalmente en que el signo solicitado para el registro está compuesto por las denominaciones “RON VIEJO TRAPICHE”, que vulnera el derecho de uso exclusivo que PEÑAFLOR SOCIEDAD ANÓNIMA tiene sobre la marca registrada “TRAPICHE”.

   El 16 de febrero de 1998, a través de la Resolución Nº 09629253, el Director Nacional de Propiedad Industrial, sin una adecuada motivación, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca “RVT - RON VIEJO TRAPICHE (ETIQUETA)”.

   Considera que existe violación del artículo 95, inciso segundo, de la Decisión 344, en cuanto la “formalidad legal omitida consiste en la falta de realización del examen de registrabilidad previo a decidir sobre las observaciones y la concesión del registro “ y, consignar también lo relativo a la falta de motivación (porque se desarrolla este tema) remitiéndose a la normativa nacional, señala que para que un acto administrativo goce de validez jurídica debe provenir de una autoridad competente, y que la omisión de este requisito es causal de nulidad; considera que en el caso presente, la Resolución impugnada está viciada de esta clase de nulidad ya que no proviene del “titular del órgano administrativo competente.”

   Agrega que el signo solicitado RON VIEJO TRAPICHE (ETIQUETA), no cumple con todos los requisitos necesarios para ser registrable ya que no tiene la suficiente calidad distintiva con respecto de los productos que distingue y, además, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Finaliza diciendo que la marca “TRAPICHE” es notoriamente conocida en los países de la Comunidad Andina y en Argentina, por lo que se le debe dar una protección especial al momento de realizar el cotejo marcario.

   1.3. La contestación a la demanda.

   Consta en el expediente que el Director Nacional de Propiedad Industrial no compareció a contestar la demanda.

   El Procurador General del Estado compareció a través del Director Nacional de Patrocinio del Estado, y manifiesta que en la presente causa intervendrá el Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, y señaló casillero judicial.

   El tercero beneficiario, no contestó a la demanda; sin embargo, el apoderado de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE intervino en la etapa probatoria solicitando que se tenga por reproducido todo aquello que le sea favorable y en particular la resolución impugnada.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

   Por ser pertinentes dentro del caso planteado, se interpretarán los artículos solicitados por el consultante, que son los que se enumeran a continuación: 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 84 y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Se interpretará de oficio el artículo 113 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

   DECISIÓN 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(...)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)

Artículo 95

Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir...