PROCESO 31-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 31-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, de los artículos 81, 93, 102 y 108 de la misma Decisión. Actor: JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS. Marca: “VICTORIA’S SECRET”. Proceso interno N° 1984-2004.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

La solicitud recibida por este Tribunal el 28 de febrero del año 2005, la cual por cierto no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que la Instancia Consultante se ha limitado a remitir, sin que medie oficio o comunicación, un expediente integrado por copias certificadas de piezas correspondientes, según se aprecia, del expediente organizado por esa Dependencia con ocasión de la controversia interna dentro de la cual ha sido emitida la providencia de 13 de diciembre del 2004, en la que se dispone solicitar “…un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo ochentitrés de la Decisión trescientos cuarenticuatro que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, así como la suspensión del aludido trámite, hasta que “…el citado organismo emita el informe correspondiente…”.

No obstante, este Tribunal, por esta vez, estima subsanables estas insuficiencias, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas, razón por la cual el pedido hecho ha sido admitido a trámite, sin embargo de las limitaciones observadas, por medio de auto de 18 de marzo del 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante el señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS, siendo demandado el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, de la República del Perú.

   Se considera como tercero interesado en este proceso, a la firma V. SECRET CATALOGUE, INC.

   1.2. Acto demandado

   El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta, según así aparece, por el señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS, quien mediante apoderado impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI:

   Nº 441-2002/TPI-INDECOPI, emitida el 10 de mayo del 2002, por medio de la cual se confirma la Resolución Nº 9904-2001/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto del 2001 y, en consecuencia, se otorga el registro de la marca de servicio VICTORIA’S SECRET, solicitado por la firma V Secret Catalogue, Inc. para distinguir servicios de pedidos por correo, mediante catálogos que presentan ropa y productos para el cuidado personal y accesorios para los mismos, correspondientes a la clase 35 de Nomenclatura Oficial.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 12 de Octubre de 1999, la firma V. Secret Catalogue, Inc. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “VICTORIA’S SECRET”, como marca destinada a amparar servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza.[1]).

   - El 25 de enero del 2000, luego de haber sido publicado el extracto de esa solicitud, el señor LUIS MIGUEL SACO VERTIZ CRUZADO presentó observación en contra del registro solicitado, con fundamento en la marca de su propiedad VICTORIA’S SECRET, registrada bajo certificado Nº 86385.

   - El 22 de febrero también de 2000, la firma V Secret Catalogue, Inc. contestó dicha observación, manifestando que “…es la legítima creadora y titular de la marca VICTORIA’S SECRET y no el observante, ya que su empresa la registró por primera vez en los Estados Unidos de América el 20 de enero de 1981, con mucha anterioridad al registro del observante…” adjuntando, para acreditar sus afirmaciones, certificados de su marca y logotipo en los Estados Unidos.

   - El 31 de agosto del 2001, la oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 9904-2001/OSD-INDECOPI, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo VICTORIA’S SECRET, argumentando que el observante ya no contaba con el legítimo interés para formular observaciones, pues a ese momento había transferido los derechos sobre la marca al señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS.

   - El 24 de septiembre del mismo año, el señor LUIS MIGUEL SACO VERTIZ CRUZADO interpuso recurso de apelación, dirigido a impugnar la Resolución emitida.

   - El 23 de octubre también del 2001, la firma V. Secret Catalogue, Inc. absolvió el traslado del recurso de apelación, sosteniendo que “…con fecha 18 de setiembre del 2000, Luis Miguel Saco Vertiz Cruzado presentó la solicitud de acto modificatorio Nº 114133-2000 a efectos de transferir la marca VICTORIA’S SECRET … a favor de José Alberto Rojas Armas…”.

   - El 27 de diciembre del 2001, el señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS, por su parte, interpuso también recurso de apelación contra la resolución Nº 9904-2001/OSD-INDECOPI, manifestando que “…la resolución de Primera Instancia ha concedido indebidamente el registro del signo solicitado, toda vez que ha expedido dicha resolución contraviniendo lo dispuesto por las normas de Propiedad Industrial…”.

   - El 17 de enero del 2002, la firma V Secret Catalogue, Inc. absolvió el traslado de la apelación, manifestando que al momento se encontraba en trámite una acción de cancelación de la marca VICTORIA’S SECRET por falta de uso.

   - El 10 de mayo del 2002, el INDECOPI decidió confirmar la Resolución Nº 9904-2001/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto del 2001, mediante Resolución Nº 441-2002/TPI-INDECOPI y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca de servicio VICTORIA’S SECRET solicitado por la firma V Secret Catalogue, Inc., para distinguir servicios de pedidos por correo mediante catálogos que presentan ropa y productos para el cuidado personal y accesorios para los mismos, correspondientes a la clase 35 de Nomenclatura Oficial.

   b) Escrito de demanda

   El señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS determina como demandado al Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, de la República del Perú.

   Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la firma V Secret Catalogue, Inc.

   Manifiesta el demandante, que el 12 de octubre de 1999, la mencionada firma presentó solicitud para el registro de la denominación “VICTORIA’S SECRET”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), respecto de la cual fue presentada observación por parte del señor Luis Miguel Vertiz Cruzado, con base en la marca de su propiedad VICTORIA’S SECRET, sosteniendo que las dos marcas en conflicto son idénticas gráfica y fonéticamente, al grado de inducir al público a error. Posteriormente, el INDECOPI emitió la resolución 9904-2001/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto del 2001, declarando improcedente la observación y otorgando, en consecuencia, el registro solicitado, argumentando que, al momento, el señor Luis Miguel Vertiz Cruzado ya no era propietario de la marca observante, pues había transferido sus derechos al señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS. Expresa, finalmente, que el INDECOPI emite luego la Resolución Nº 441-2002/TPI-INDECOPI, de 10 de mayo del 2002, por medio de la cual confirma la Resolución inicial.

   Sostiene además el actor, que interpuso demanda de nulidad respecto de la última resolución emitida ya que en dicha emisión se “…incurre en graves errores, lo cual hace que la misma no se encuentra arreglada a la ley y por ende pasible de ser impugnada ante ente jurisdiccional para que sea este quien determine su validez o nulidad”.

   Argumenta que “…existen diversos hierros (sic) en la Resolución sub materia, que perjudican directamente los derechos de propiedad industrial que el actor tiene protegidos en virtud del Certificado Nº 86385 que el INDECOPI le otorgara en su oportunidad”, expresando también, que “…al recurrente se le recorto el válido derecho de oposición y que la primera instancia resolvió el proceso administrativo incoado sin evaluar los fundamentos de la contradicción formulada por el recurrente...”.

   Sostiene también, que “...en un inusual acto, la Sala de Propiedad Industrial pretende resolver el proceso con una Resolución de cancelación de Marca dictada por una instancia inferior del mismo ente administrativo y en un proceso distinto al que se resolvía en ese momento, lo cual continúa evidenciando un grave perjuicio y un irregular favorecimiento del ente administrativo al tercero solicitante”.

   c) Contestación a la demanda

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.

   Manifiesta, acerca de la afirmación de la actora respecto de la consideración a una resolución administrativa de primera instancia, dictada en otro proceso sobre cancelación de marca, que “…en este sentido, al verificar el Tribunal del INDECOPI, que en forma paralela se venían tramitando dos procedimientos de cancelación de registro de marca por falta de uso, los cuales eran capaces de extinguir los derechos del opositor señor Saco Vertiz, era ineludible tener a la vista dichos procesos, por cuanto los juicios de fundabilidad que recayeran sobre los mismos, inducirían de manera directa en las resultas del procedimiento de registro, ya que la única posibilidad de denegatoria provenía de la existencia de los derechos reconocidos en el certificado...