PROCESO 05-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 05-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: DORMILUNA (mixta). Actor: INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. Proceso interno Nº 2001-00321 (7505).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa a los artículos 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 83 literales a) y b) y 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2001-00321 (7505).

El auto de 2 de febrero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2146 de 1 de noviembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

b) Hechos

La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. el 23 de octubre de 1997, solicitó el registro de la marca DORMILUNA (MIXTA) para distinguir productos de la clase 20. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas). Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 455, el señor Mario José Pabón presentó demanda de observaciones con base en sus marcas MARYLUNA (mixta) y PLUMA LUNA (mixta).

Por Resolución Nº 21741 de 29 de diciembre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca DORMILUNA (mixta).

La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos, quien por Resolución Nº 10694 de 29 de mayo de 2000 confirmó la Resolución impugnada y el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución 10971 de 30 de marzo de 2001, igualmente confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 21741.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

El actor pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resolución Nº 21741 de fecha 29 de diciembre de 1998, Resolución Nº 10694 de fecha 29 de mayo del 2000, y Resolución Nº 10971 de fecha 30 de marzo del 2001.

Señala que se ha violado la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; al respecto expresa que el funcionario administrativo, no puede desconocer la norma comunitaria vigente al momento de emitir una Resolución y que “Aceptar que los funcionarios administrativos pueden determinar los casos, en los que los cuales se puede decidir con base en la legislación derogada, por cuanto los principios contenidos en la dicha legislación forman parte de los principios de derecho comunitario, implica el incumplimiento y desconocimiento del Tratado Constitutivo del Acuerdo de Cartagena y el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena...”.

Al comparar los signos en conflicto en su aspecto gráfico se observa que la única semejanza entre ellos es la presencia de una media luna, que no constituye un factor capaz de confundir a los consumidores, porque los trazos de las figuras se presentan de una manera distinta. Del cotejo se concluye, que el elemento predominante en los signos mixtos, es el denominativo, que evidentemente es diferente, por lo que no existe la posibilidad de confusión “por cuanto han coexistido pacíficamente en el ámbito registral y en el mercado a lo largo, de por lo menos, 5 años. Esto sumado al hecho de que las marcas opositoras MARY LUNA y PLUMA LUNA, fueron otorgadas encontrándose ya vigente el registro de la marca DORMILUNA a favor de mi poderdante, y al hecho adicional de que los actos administrativos que conceden los mencionados registros, fueron expedidos bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”

Indica que “… la única semejanza que presentan las marcas es la presencia de una media luna, lo cual no constituye un factor capaz de inducir a confusión, en primer lugar porque los trazos de cada una de las figuras de media luna son diferentes, y por otra parte porque la media luna es la representación gráfica del concepto luna … es parte de la marca registrada DORMILUNA, y en consecuencia se encuentra demostrado que no genera confusión con la marca MARYLUNA”.

Agrega que la Sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA., usa su nombre comercial y la enseña comercial “DORMILUNA”, desde el 6 de agosto de 1991; por lo que concluye que la coexistencia pacífica de los signos en conflicto es posible.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda dice:

Que es claro e inequívoco que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial, es legalmente aplicable al caso presente y es el que debió adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas.

Con respecto a la confusión entre la marca DORMILUNA (solicitada) y las marcas PLUMA LUNA y MARYLUNA (registradas) observa que analizadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitud y no existen rasgos suficientes que permitan que el público consumidor pueda realizar una correcta diferenciación.

Al cotejar los signos mixtos en conflicto, se concluye que el elemento gráfico es el predominante en ellos; se observa que coinciden aspectos como: la figura de una media luna, y el uso de un tipo de letra semejante en la conformación de los signos. Por lo expuesto la marca solicitada es susceptible de generar confusión y por lo tanto es irresgitrable.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 83 literales a) y b), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro de marca del signo DORMILUNA (mixto) se presentó 23 de octubre de 1997, en vigencia de la Decisión 344, por lo que, de los hechos controvertidos, de las normas aplicables al caso concreto y de las expresamente solicitadas por el consultante corresponde interpretar el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y, en virtud a lo facultado por los...