PROCESO 23-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 23-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, de los artículos 82 literal h) y, 83 literal d) de la misma Decisión. Actor: COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA. Marca: “POLYTEX”. Proceso interno N° 1589-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

La solicitud recibida por este Tribunal el 14 de febrero del año 2005, la cual por cierto no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que la Instancia Consultante se ha limitado, por medio de Oficio Nº 030-2005-SGS-CS, de 27 de enero del corriente año, a una remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, este Tribunal, por esta vez, las estime subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas, razón por la cual el pedido hecho ha sido admitido a trámite, sin embargo de las limitaciones observadas, por medio de auto de 9 de marzo del 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA, siendo demandado el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, de la República del Perú.

   Se considera como tercero interesado en este proceso, a la firma COMERCIAL POLYTEX S.A.

   1.2. Acto demandado

   El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta por la Compañía Universal Textil S.A., la que mediante apoderado impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI:

   Nº 1405-1999 TPI-INDECOPI, emitida el 26 de noviembre de 1999, por medio de la cual se confirma la Resolución Nº 5240-1999/OSD-INDECOPI, de 11 de mayo del mismo año y, en consecuencia, se otorga el registro de la marca de producto POLYTEX, solicitado por Comercial Polytex S.A. para distinguir tejidos y productos textiles referidos a ropa de cama para hospitales, clínicas y demás de la clase 24 de Nomenclatura Oficial.

   Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de la declaración de invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 1405-1999/TPI-INDECOPI, se ordene al INDECOPI que cancele el Certificado de Registro correspondiente a la marca POLYTEX, concedido en favor de Comercial Polytex S.A.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 3 de julio de 1998, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “POLYTEX”, como marca destinada a amparar servicios de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza.[1]).

   - El 9 de noviembre del mismo año, luego de haber sido publicado el extracto de esa solicitud, la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. presentó observación en contra del registro solicitado.

   - El 23 de diciembre también de 1998, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. contestó dicha observación, manifestando que la Compañía Universal Textil S.A. “…debe aceptar la coexistencia de sus marcas que presenten dicho prefijo con otros signos que también lo contengan, siempre que presenten elementos adicionales que les otorguen suficiente capacidad distintiva…”.

   - El 11 de mayo de 1999, la oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 5240-1999/OSD-INDECOPI, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo requerido.

   - El 21 de mayo del mismo año, la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. interpuso recurso de apelación, dirigido a impugnar la Resolución emitida.

   - El 2 de julio también de 1999, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. absolvió el traslado del recurso de apelación reiterando sus argumentos.

   - El 26 de noviembre de 1999, el INDECOPI resolvió el recurso de apelación interpuesto, mediante Resolución Nº 1405-1999, por la cual confirmó la resolución Nº 5240-1999/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca de producto POLYTEX, solicitado por Comercial Polytex S.A.

   b) Escrito de demanda

   La COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. con domicilio en la Av. Venezuela 2505 de la ciudad de Lima, Perú, por intermedio de apoderado manifiesta que el 3 de julio de 1998, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “POLYTEX”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 24 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), respecto de la cual fue presenta observación por parte de la demandante, con base en las marcas de su propiedad POLYSTEL, GOL POLYSTEL, POLYSTEL CLASSIC, POLYSTEL EL TEJIDO FORMIDABLE, POLYSTEL SE MANTIENE JOVEN AUNQUE PASEN LOS AÑOS, POLYSTEL y etiqueta, POLYSTEL-ESTABILIZADO, SUPER GOL DE POLYSTEL, que amparan también productos de la clase 24.

   Afirma que “la Autoridad ha reconocido en varias resoluciones su titularidad sobre una familia de marcas en base al prefijo POLY”.

   Argumenta que “el signo solicitado es confundible gráfica, fonética y conceptualmente con su marca POLYSTEL, ya que ambos se inician con el prefijo POLY, están compuestos por igual número de sílabas, coinciden en sus dos primeros fonemas (sic) y sus sílabas finales son semejantes.“.

   Expresa la accionante, que su marca “...es conocida en nuestro medio desde hace muchos años por la publicidad y la calidad de los diversos productos textiles que distingue.”

   Sostiene finalmente, que “...de otorgarse el registro del engañoso signo solicitado, POLYTEX, se producirá una sustancial dilución del poder distintivo de su marca renombrada.”.

   c) Contestaciones a la demanda

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.

   Manifiesta, en lo fundamental, que respecto a la afirmación de la actora sobre familia de marcas “…no existe una familia de marcas de propiedad de la actora, que pueda haberse constituido sobre la base del elemento ‘POLY’... la actora no es la única persona autorizada a utilizar dicho elemento como parte de una marca, y que por lo tanto, la resolución sub-litis se ajusta a Derecho al haber otorgado a nuestro litisconsorte el registro de la marca POLYTEX”.

   Sostiene que “…En consecuencia, la actora no podría oponerse al registro de la marca POLITEX, por el sólo hecho de que ésta incluyese el elemento ‘POLY’, puesto que dicho elemento se ha convertido en un elemento marcario débil, es decir, que puede ser usado por terceros sin generar riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial del producto.”.

   Expresa que “realizado el examen comparativo entre el signo solicitado POLYTEX y las marcas registradas POLYSTEL y POLYSTEL y LOGOTIPO se ha determinado que pese a la coincidencia en el orden de sus vocales … la presencia de la letra S en la segunda sílaba de la marca registrada y la diferencia entre sus sílabas finales (TEX/TEL), generaran una impresión sonora de conjunto distinta…”.

   Asevera, finalmente, que “…las marcas en litigio ‘suenan’ (aspecto fonético) y se ‘ven’ (aspecto gráfico) distinto, razón por la cual el otorgamiento de la marca POLYTEX se ajusta a Derecho … Consecuentemente, la resolución sub-litis resulta plenamente válida.”.

   Tercero Interesado

   La firma COMERCIAL POLYTEX S.A., por medio de apoderado da también contestación a la demanda, considerando los siguientes principales aspectos:

   Alega que el elemento POLY es un término de uso común en la clase 24 y sostiene que “es evidente que no puede concederse a una sola empresa el monopolio de un término utilizado para aludir a una característica de los productos textiles fabricados por todo un sector de la economía nacional.”.

   Argumenta que las denominaciones POLYTEX y POLYSTEL son diferentes e inconfundibles, señalando que “realizado el examen de registrabilidad del signo POLYTEX se ha concluido que cumple con ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.”.

   Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

   CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   La solicitud sobre interpretación prejudicial recibida por este Organo Jurisdiccional, como ya se dijo, no ha sido formulada en los términos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, siendo preciso reiterar a ese respecto, que la Instancia Consultante se ha limitado, por medio de Oficio Nº 030-2005-SGS-CS, de 27 de enero del corriente año, a una remisión de copias certificadas de las “…piezas principales del proceso signado con el número 1589-2003 en los seguidos por la Compañía Universal Textil Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI sobre impugnación de Resolución Administrativa…”.

   Dicha solicitud se afirma que tiene sustento, en la Resolución adoptada por la Instancia compareciente, el 19 de noviembre del 2004, por medio de la cual, en lo sustantivo, se ha considerado necesario suspender la tramitación del referido proceso judicial, “…a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto de la correcta interpretación de los artículos ochentiuno y ochentitrés inciso a) y e) de la Decisión trescientos...