PROCESO 17-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 17-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b) e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: “DESTAPOL 100”. Proceso interno N° 9517-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de febrero del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 23 de los indicados mes y año.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI; el Presidente del mencionado Instituto, así como el Procurador General del Estado.

   Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, al señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI.

   1.2. Acto demandado

   La interpretación se plantea en razón de que la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI:

   Nº 0979639, de 19 de noviembre del 2001, mediante la cual la mencionada Autoridad rechazó la observación presentada por la Actora, con base en las marcas de su propiedad “DESTAPA” Y “DESTOP”, que protegen productos de la clase internacional 3, respecto del registro de la denominación “DESTAPOL 100”, solicitado por el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI, como marca destinada a amparar productos comprendidos también en la clase internacional Nº 3.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Tribunal compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 16 de febrero del año 2001, el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI presentó solicitud para obtener registro del distintivo “DESTAPOL 100”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 435, pág. 27.

   - El 3 de julio del 2001, dentro del término legal, la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED presentó oposición a la referida solicitud, con fundamento en las marcas de su propiedad DESTAPA y DESTOP, que amparan productos de la misma clase internacional Nº3.

   - El 19 de noviembre también del 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 979639, por medio de la cual rechazó la oposición presentada y concedió el registro solicitado para la marca “DESTAPOL 100” (mixta).

   b) Escrito de demanda

   La firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED expresa, como ha sido ya dicho, que el 16 de febrero del 2001, el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “DESTAPOL 100”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 3, respecto de la cual fue presentada oposición por parte de la firma demandante, con base en las marcas de su propiedad “DESTAPA” y “DESTOP”, que amparan productos de la misma clase.

   Afirma que el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada, al expedir la Resolución Nº 0979639, de 19 de noviembre de 2001, por la cual declara la improcedencia de aquélla, al considerar que la denominación “DESTAPOL 100”, siendo una marca mixta, sus elementos le otorgan al conjunto suficiente distintividad.

   Argumenta la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al manifestar que “... al momento de cotejar las marcas ‘DESTAPA’, ‘DESTOP’ y ‘DESTAPOL 100’, el Director Nacional de Propiedad Industrial no consideró que las semejanzas son muy superiores a las diferencias, por lo que la marca impugnada era irregistrable.”.

   Expresa la accionante, que “...el Director Nacional de Propiedad Industrial no consideró las cuatro reglas fundamentales para la realización del cotejo marcario…”, muchas veces aludidas por este Tribunal.

   Sostiene que “... si bien es cierto la marca ‘DESTAPOL 100’ es mixta, este hecho carece de relevancia, pues el elemento gráfico se constituye única y exclusivamente por las letras que componen la marca ‘DESTAPOL 100’ sin que exista ningún gráfico en realidad, además el elemento denominativo predomina dentro del conjunto al ser la palabra el medio que utilizan los consumidores para solicitar un determinado producto, debiendo realizar la comparación marcaria entre la parte denominativa de las tres marcas en conflicto.”.

   Concluye afirmando, por otra parte, que “con anterioridad, el señor Enzo Caiozzi Lemonci, solicitó la denominación ‘DETAPOL’ (sic) para la protección de los mismos productos de la marca impugnada, y fue rechazada por la similitud con las marcas ‘DESTAPA’ y ‘DESTAPOL’(sic)…”.

   c) Contestaciones a la demanda

   El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.

   Manifiesta que “…la coincidencia parcial de letras no es obstáculo para el registro de una marca.”.

   Argumenta que “…la marca DESTAPOL 100 es mixta y que el gráfico y elemento denominativo otorgan al conjunto suficiente distintividad.”.

   Expresa que se ratifica “en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitaria y legislación nacional.”.

   Niega finalmente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, e impugna la prueba que presente la contraparte.

   El Presidente también del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI; contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones:

1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.

2. Ratifica la resolución Nº 0979639, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y con la legislación nacional vigente.

3. Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

4. Solicita que se reproduzca todo cuanto de autos le fuere favorable.

   El Procurador General del Estado, por medio de su Delegada, da contestación a la demanda sosteniendo que le “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio.”

   Expresa que “con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso, de conformidad con los literales c) de los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del estado, señalo el casillero judicial…”.

   d) Tercero Interesado

   El señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI, confirma que solicitó el registro de la denominación DESTAPOL 100 para proteger productos de la clase internacional Nº 3, siendo presentadas observaciones por parte de la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS), la cual inició el presente juicio.

   Alega la improcedencia de esa acción, al sostener que “las marcas ‘DESTAPA’ y ‘DESTOP’ no son semejantes con la marca DESTAPOL 100, ya que en conjunto presentan diferencia suficiente y, de ésta manera, pueden coexistir en el mercado sin causar ningún perjuicio al público consumidor y tampoco puede causar confusión la procedencia de los productos comercializados con estas marcas.”.

   Argumenta que “la marca DESTAPOL 100 es de naturaleza mixta, ya que fue registrada su parte denominativa y su diseño, lo que constituye un signo suficientemente distintivo de las marcas Destopa (sic) y Destop; en consecuencia la marca DESTAPOL 100 fue registrada de conformidad al Art. 134 de la Decisión 486 y Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que no existe una competencia desleal entre los productores.”.

   Concluye señalando que “la marca DESTAPOL 100 es DISTINTIVA y es una marca NOTORIAMENTE CONOCIDA ya que es una marca apreciada por el consumidor.”.

   Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

   CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

   Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

   La Primera Sala del Tribunal compareciente, por medio de solicitud aparejada al Oficio Nº 638-TDCA-1S-9517-ML, de 4 de febrero del 2005, ha planteado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b), e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal, luego de haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca “DESTAPOL 100” ha sido presentada el 16...