PROCESO No. 28-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 28-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, 83, literales a) y d), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e, y 84 eiusdem.

Parte actora: UNILEVER N.V.

Caso: marca figurativa “DISEÑO”.

Expediente Interno: Nº 6817-ED.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de marzo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literal a, y d) y 95 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 25 de febrero de 2005.

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   De la demanda presentada por el apoderado de la empresa UNILEVER N.V. se desprende que “El 29 de julio de 1997 CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la concesión del registro del signo gráfico ‘DISEÑO’, para proteger: ‘Todos los productos de la clase internacional No. 30’ ”; que “Con fecha 2 de septiembre de 1998, dentro del término establecido … a nombre de UNILEVER N.V. presenté observaciones a la solicitud de registro como marca del signo gráfico ‘DISEÑO’, fundamentado en el derecho que tiene mi representada a usar exclusivamente en el Ecuador las marcas notoriamente conocidas ‘PINGÜINO’ ”; y que “El 1 de diciembre de 1999 se me notificó la resolución administrativa No. 0974401, del 15 de noviembre de 1999, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado, en evidente infracción a los derechos subjetivos de UNILEVER N.V., sin una congruente ni fundamentada motivación, ‘rechaza la observación y concede el registro de la marca ‘DISEÑO’ ”.

   El texto de la Resolución 974401 del Director Nacional de Propiedad Industrial (E) revela que la actora fundamentó sus observaciones “en el hecho de que su representada tiene registrada en el Ecuador las marcas de fábrica ‘PINGÜINO’, ‘TORTA PINGÜINO’, ‘CLASSATA-PINGÜINO Y DISEÑO ESPECIAL’, ‘DISEÑO GRÁFICO-PINGÜINO’ y DISEÑO GRÁFICO HELADOS PINGÜINO’ y protege los productos de la clase 30 de la clasificación de Niza”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el informe del órgano consultante, el apoderado actor argumenta “Que UNILEVER N.V. es titular de las famosas y notorias marcas PINGÜINO, al punto que cuenta con 225 registros y solicitudes, con la marca ‘fuente’ PINGÜINO, para productos de la clase 30, en especial helados de diversa índole, incluidos los de crema con cake. Que UNILEVER N.V., con sus marcas PINGÜINO, tienen aproximadamente el 80% del mercado ecuatoriano”; que “entre la marga (sic) figurativa solicita (sic), compuesta por la imagen de dos pingüinos, y la previamente registrada, existe similitud conceptual, pues ‘es irrebatible el hecho de que existe una posibilidad real de confusión entre la figura formada por unos pingüinos y la palabra PINGÜINO’, situación que no fue considerada por el Director de Propiedad Industrial”; que “si entre la palabra PINGÜINO y la figura de unos PINGÜINOS no existe similitud gráfica, ni fonética, existe en cambio una asociación de ideas, que inducirían al consumidor a presumir que detrás de las dos marcas esta (sic) un mismo empresario. Que la confusión conceptual es suficiente para impedir el registro de la marca ‘DISEÑO’ ”, que “el signo solicitado y registrado, constituido por la figura de unos pingüinos, no es distintivo frente a la marca previamente registrada pingüino …”; que entre las marcas enfrentadas “existe identidad en el aspecto conceptual, por lo que se produciría riesgo de confusión en el mercado”; y que “el acto impugnado esta (sic) viciado de nulidad por falta de motivación, al incumplir lo dispuesto en el Art. 95 de la Decisión 344, ya que no hubo ningún pronunciamiento respecto de su principal argumentación”.

   Del escrito de la demanda se infiere también que “la resolución administrativa No. 0974401, violó los artículos 81, 82, literales a) y h), 83, literales a) y d) de la Decisión 344 y el artículo 95, inciso 2 ibídem …”; que “UNILEVER es titular del derecho al uso exclusivo de las marcas ‘PINGÜINO’”; que “El Acto Administrativo recurrido ... no se pronunció sobre el argumento de fondo de la observación propuesta por UNILIVER N.V., en el sentido de que la confusión puede presentarse no solo en el campo visual-gráfico y fonético-auditivo, sino también en el aspecto conceptual o ideológico”; que “La doctrina marcaria considera que existe confusión entre una marca denominativa y otra que sea su reproducción gráfica”; que “El riesgo de confusión puede ser visual, auditivo o conceptual … Efectivamente, entre la palabra PINGÜINO y la FIGURA DE UNOS PINGUINOS no existe similitud gráfica, ni tampoco fonética, pero resulta evidente que entre los dos signos –el uno denominativo y el otro puramente figurativo- existe una asociación de ideas, que inducirán al consumidor a presumir que detrás de estos signos está un mismo empresario, confusión conceptual que es suficiente para impedir el registro de la marca ‘DISEÑO’ …”.

   En la demanda se alega además que “PINGÜINO es en Ecuador una marca de alto prestigio y notorio conocimiento por parte del público consumidor en general”, que “La propia Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en sus resoluciones No. 0947661 y 0947662 ha reconocido y declarado expresamente la notoriedad de la marca PINGÜINO …”; que “Sin perjuicio de la notoriedad adquirida previamente por los anteriores titulares de la marca PINGÜINO, desde la adquisición de dicha marca por parte de UNILEVER N.V. se han efectuado fuertes inversiones en publicidad, mediante una serie de campañas, por lo que es indiscutible que más del 90% de los ecuatorianos conocen los helados PINGÜINO”; que “La marca PINGÜINO fue inscrita en el Ecuador por primera vez en el año de 1977 … por SODAS UNIDAS S.A. …”; que “las marcas ‘PINGÜINO’ de propiedad de mi representada y la figura de unos pingüinos, ilegalmente registrados, son IDÉNTICAS en su aspecto conceptual, por lo que, de comercializarse productos con el signo ‘DISEÑO’ se produciría un inevitable riesgo de confusión en el mercado”; que “El inciso 2 del artículo 95 de la Decisión 344 establece que la decisión que está obligada a adoptar la oficina nacional competente, acerca de las observaciones y la concesión o denegación del registro, se materializará en una resolución debidamente motivada”; y que “La resolución administrativa de concesión del registro de la marca ‘DISEÑO’ carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas … La exposición que hace el Director en el considerando SEGUNDO no cumple con las exigencias de motivación requeridas por la Ley”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. El consultante informa que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificó la legalidad de la resolución No. 0974401”.

   2.2. El consultante informa asimismo que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Negó pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda … Que la marca demandada es puramente gráfica, ‘en la cual prevalece un signo visual al cual se dirige la vista para evocar una figura que se caracteriza por su forma externa, lo cual le da elementos característicos y distintivos que le permiten diferenciarse de las marcas oponentes, ya que estas fundamentan su observación utilizando su parte denominativa es decir pingUino’ … Que como ‘en la marca solicitada DISEÑO, predomina el factor denominativo (rectius: gráfico) y en las marcas observantes predomina el factor denominativo’, se concluyó que no existe posibilidad de confusión visual y gráfica alguna”.

   En el escrito de contestación del Director Nacional de Propiedad Industrial se argumenta además que “El cotejo marcario para apreciar el grado de confusión entre signos debe ser hecho siempre en conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajamiento del signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho; por lo que la comparación debe hacerse atendiendo al universo de las marcas y no aisladamente …”.

   2.3 El consultante desprende, del escrito de contestación a la demanda de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., que “Presentó las siguientes argumentaciones: Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Negó que las marcas PINGÜINO de la actora sean notorias en Ecuador u otro país de la Comunidad Andina o del mundo. Que es propietaria del signo PINGÜINOS en el Ecuador y varios países del mundo, y tiene la calidad de notoria desde 1956. Que CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., también sería propietaria del concepto ‘pingüino’ para proteger productos de la clase 30., que simplemente esta ampliando la protección de sus derechos con un nuevo diseño. Que en el mercado ecuatoriano habrían coexistido otras marcas compuestas por el diseño de pingüinos … y que por tanto, el diseño de los pingüinos no es de propiedad exclusiva de la empresa actora e incluso se ha banalizado. Que UNILEVER N.V. ya no puede oponerse a que otros usen el concepto del pingüino, porque se ha hecho de uso común; que lo que importa es la distintividad de los diseños, sus rasgos peculiares y no su concepto, y en este aspecto el signo solicitado no se parece a ningún otro diseño registrado con anterioridad, resultando ‘original, novedoso y susceptible de registro’. Que se debe tomar en cuenta al consumidor que es normal...