PROCESO No. 19-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 19-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a; 83, literal a; y 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION.

Caso: marca BIOXIL.

Expediente Interno: Nº 7145- 2000-M.P.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de marzo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Luis Rosero Morales, y recibida en este Tribunal en fecha 9 de febrero de 2005.

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   De la demanda presentada por el apoderado especial para los asuntos relativos a la Propiedad Industrial de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION se desprende que “El 22 de septiembre de 1998, PHARMABRAND S.A., de Ecuador, solicitó, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la concesión del registro de la marca ‘BIOXIL’ para proteger: ‘Todos los productos de la Clase Internacional No. 5’ ”; que “Con fecha 12 de abril de 1999, dentro del término establecido en el Art. 93 de la Decisión 344, SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION presentó observaciones al registro del signo ‘BIOXIL’, fundamentado en el derecho de uso exclusivo de la marca ‘AMOXIL’, inscrita en el Ecuador el 17 de agosto de 1973 … para amparar: ‘Preparaciones y substancias farmacéuticas para uso humano y veterinario. Clase Internacional No. 5’ ”; y que “El 17 de febrero del 2000 se me notificó la resolución administrativa No. 0975733, dictada el 14 de febrero del 2000, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, en evidente vulneración de los derechos subjetivos de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, sin una debida motivación rechazó la observación y concedió el registro de la marca BIOXIL”.

   Del texto de la Resolución 975733, emitida por el Director Nacional de la Propiedad Industrial, se desprende además que, en relación con la solicitud de registro del signo BIOXIL como marca, “se presentan las siguientes observaciones: A) MEDIFARMA WESTERN PHARMACEUTICAL … presenta observación al registro de la marca en referencia indicando que tiene registrada en el Ecuador la marca BIOTINOL … para productos de la clase internacional No. 5. B) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, presenta observación … indicando que es titular de la marca AMOXIL registrada en el Ecuador … renovada y vigente, para proteger preparaciones y substancias farmacéuticas para uso humano y veterinario. C) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT m.b.H., presenta observación … indicando que es el titular de la marca notoriamente conocida BIODROXIL, la que se encuentra registrada en el Ecuador … renovada y vigente, para proteger preparaciones farmacéuticas clase internacional No. 5”; y se decide “rechazar la observación presentada, aceptar el registro de la denominación BIOXIL y disponer la expedición del título correspondiente”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante informa que el actor solicita “que en sentencia se declare que la resolución No. 0975733 infringe lo dispuesto en los artículos 81, 82 literales a) y h), y 95, inciso 2, de la Decisión 344 en concordancia con otras normas de carácter nacional …”, y que argumenta “que entre las marcas en conflicto existen características de similitud e identidad gráfica-visual y fonética-auditiva, tanto que entre la marca ‘AMOXIL’ y la marca ‘BIOXIL’, puede incluso inducirse al público a confusión”; que “la Resolución No. 0975733 viola los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344, además de la falta de motivación del acto administrativo que infringe normas de orden interno”; y que “el análisis comparativo será más exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que van destinados puedan ocasionar daños por efecto de la confusión, situación que se ve de manifiesto dado que se trata de dos marcas muy semejantes y que protegen productos farmacéuticos de uso delicado para la salud”.

   La actora alega además en su demanda que “El signo ‘BIOXIL’ solicitado para registro como marca por parte de PHARMABRAND S.A. no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca ‘AMOXIL’ de propiedad de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION”; que “De coexistir en el mercado productos con la marca ‘AMOXIL’, registrada por mi mandante, y ‘BIOXIL’, solicitada para registro, se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error”; que “Entre los signos AMOXIL y ENROXIL (sic) existe similitud fonética, entre otros, en razón de que la sílaba tónica es idéntica y tiene una ubicación coincidente”; que “Entre las marcas en confrontación existe una evidente similitud ortográfica, pues tienen la misma cantidad de sílabas y coinciden en la mayoría de letras …”; que “Por lo expuesto fácilmente se puede concluir que entre los dos signos marcarios existen semejanzas capaces de influir (sic) al público a error”; que “… se trata de dos marcas muy semejantes y que protegen productos farmacéuticos de uso delicado para la salud”; que del examen sucesivo y no simultáneo de las marcas confrontadas “sin lugar a dudas podemos concluir que la percepción de la palabra AMOXIL quedará impregnada en la mente del consumidor y la asociará con una que contenga elementos tan similares como los tiene BIOXIL. El juzgador que analiza la similitud de las marcas no debe confrontarlas una frente a otra, pues ello conduciría a fijarse las diferencias mas que las semejanzas”; que “el examinador no confrontará los dos signos y peor aun (sic) se detendrá en las diferencias de los mismos, sino que deberá determinar si el recuerdo que quede impregnado en su mente de la marca registrada presenta confusión con la marca solicitada para registro”.

   La actora manifiesta asimismo que “El Director Nacional de Propiedad Industrial a pesar de tener pleno conocimiento … que existía un registro de una marca muy similar a la solicitada, a favor de la compañía SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION concedió el registro de la solicitud BIOXIL, desatendiendo la prohibición prevista en el primer literal del artículo 83 de la Decisión 344”; que “Claramente … se puede encontrar la completa contradicción e indebida motivación en la que incurre el señor Director en su resolución, cuando menciona que ha analizado las marcas según la doctrina y atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, concluye que no existen semejanzas entre las denominaciones AMOXIL y BIOXIL, algo ilógico e incongruente, ya que si verdaderamente hubiera analizado en base a los preceptos doctrinales y tomando en cuenta las semejanzas de las marcas en conflicto, la conclusión sería contraria, esto es que entre las dos marcas existen evidentes semejanzas tanto en el plano gráfico-visual y fonético-auditivo capaces de inducir al público a confusión”; que en la resolución impugnada se considera “que las denominaciones participan de un ‘indicativo general o principio activo de un compuesto químico’, sin indicar a qué principio o...