PROCESO 01-IP-2005
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 01-IP-2005
Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00441 (8661). Actor: SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. Marca: “LOREX”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el, Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade
VISTOS:
Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 2 de febrero del 2005.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
1.1. Las partes:
Demandante: SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
1.2. La demanda:
La SOCIEDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA (Hoy SANOFI – SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A.) solicitó el 4 de septiembre de 1990, el registro de la marca nominativa “LOREX”, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 380 del 11 de agosto de 1993, bajo el número de orden NP 1496.
El registro del signo solicitado, fue negado de oficio por la existencia de la marca “LORAX” registrada por AMERICAN HOME anteriormente; sin embargo, la marca referida no ha sido usada por su titular para distinguir productos de la clase 5 desde que fue conferida.
La SOCIEDAD SANOFI – SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y reestablecimiento del derecho, ha instaurado demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 9966 de 16 de abril de 1997, mediante la cual se aceptó el desistimiento de la observación presentada y se negó el registro de la marca “LOREX” para distinguir productos de la clase 5; Nº 2415 de 19 de febrero de 1999 y Nº 20831 de 26 de junio de 2002 que confirman la Resolución anterior.
Se alega en la demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio apreció de manera errónea la relación entre la marca registrada “LORAX” y el signo solicitado para registro “LOREX” violando la norma comunitaria vigente, pues al realizar el cotejo entre las marcas del modo recomendado por la doctrina, es decir, observando los signos en su conjunto, de modo sucesivo y de acuerdo a la percepción del consumidor medio, se concluye que no es posible llegar a la confusión de los signos.
Adicionalmente, en el caso de las marcas que distinguen productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es importante recordar que al momento de realizar el cotejo se debe observar que en las marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos se admite el registro de signos que incluyan raíces o terminaciones comunes, sin que esto afecte a la coexistencia pacífica en el mercado; además en razón de que la marca “LORAX” con registro vigente hasta el 22 de febrero de 2003, no ha sido usada por su titular.
Ante la Superintendencia de Industria y Comercio se está tramitando la cancelación por no uso de la marca “LORAX”; por ello se reitera que no hay riesgo de confusión entre los mencionados signos ya que “no existe en el mercado una marca LORAX, y por el contrario si es conocida en el medio la marca LOREX que ha quedado sin protección por la inadecuada aplicación que la Superintendencia de Industria y Comercio hizo de la ley.”
1.3. Contestación a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, por haber sido emitidos en apego a la normativa comunitaria vigente.
Siguiendo los criterios recomendados por la doctrina para la comparación marcaria, se observa que el signo “LOREX” carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados “LOREX” (solicitado) y “LORAX” (registrada) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas.
El signo nominativo “LOREX” reproduce cuatro letras que conforman la marca “LORAX”, situación ésta que otorga semejanza a las denominaciones comparadas.
La coexistencia de las marcas en debate es susceptible de generar confusión entre los consumidores, llevándolos a error respecto a los productos que distinguen, en razón de que la marca solicitada previamente y el signo pendiente del registro se destinan a identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Consecuentemente los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores que pensarían que ambos signos poseen un origen empresarial común.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:
El Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, pero de conformidad con la fecha relacionada con el trámite administrativo de la solicitud de registro de marca (septiembre de 1990), así como la facultad del Tribunal Andino para determinar las normas del ordenamiento jurídico comunitario que por su relevancia y pertinencia corresponde interpretar, se atenderá lo pedido pero analizando los artículos 56, 58, literal f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
Decisión 85
Artículo 56
Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.
(…)
Artículo 58
No podrán ser objeto de registro como marcas:
(...)
f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;
Decisión 344
Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente...
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