PROCESO 8-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 8-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio, del primer inciso, de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: TECNOSUR S.A. Marca: “WINNER” (mixta). Proceso interno N° 2002-00083 (7780).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de enero del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 2 de febrero también del año 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la sociedad TECNOSUR S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la firma COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LTDA., INTERMAN.

   1.2. Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad TECNOSUR S.A., mediante apoderada solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia:

   - Nº 20014, de 23 de julio de 1997, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A. con base en la marca de su propiedad “WINNY”, negando sin embargo, el registro de la denominación “WINNER” (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 25, solicitada por la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LIMITADA INTERMAN; determinación adoptada por el hecho de haber considerado la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “WINER”, de propiedad del señor MOISÉS WINER.

   - Nº 21203, de 28 de junio del 2001, emitida por la misma Autoridad, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma; y,

   - Nº 28314, de 30 de agosto también del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, consideró que entre la denominación WINNER (mixta) solicitada para registro y la marca WINNY, que fuera fundamento de la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A., no existen semejanzas que generen confusión directa o indirecta, decidiendo, en consecuencia, revocar la decisión contenida en la Resolución inicial Nº 20014 y conceder el registro solicitado.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 24 de junio de 1988, la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LIMITADA, INTERMAN, presentó solicitud para obtener el registro de la denominación WINNER (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El 21 de octubre de 1994, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 409.

   - Dentro del término establecido, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó observación contra el registro solicitado, con base en la marca “WINNY” de su propiedad, empresa que posteriormente cedió sus derechos sobre esa marca a la firma TECNOSUR S.A.

   - El 23 de julio de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 20014, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada, sin embargo de lo cual negó el registro solicitado, por considerar la existencia de confusión entre ese signo y la marca “WINER” de propiedad del señor Moisés Winer.

   - La sociedad actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución emitida.

   - El 28 de junio del año 2001, la misma Autoridad, al resolver el recurso de reposición interpuesto, expidió la Resolución Nº 21203, confirmando lo decidido en la resolución anterior.

   - El 30 de agosto también del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, decidió el recurso de apelación planteado, considerando que entre la denominación WINNER (mixta) solicitada para registro y la marca WINNY, que fuera fundamento de la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A., no existen semejanzas que generen confusión directa o indirecta, resolviendo por medio de la Resolución Nº 28314, revocar la decisión contenida en la Resolución inicial Nº 20014 y conceder el registro solicitado.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad TECNOSUR S.A., domiciliada en la ciudad de Villarrica- Cauca- Colombia, por intermedio de apoderada aclara que, inicialmente la marca WINNY fue concedida en favor de la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo esa la sociedad que interpuso la oposición al registro solicitado; sin embargo, la marca WINNY, en todas las clases en que se encuentra registrada, fue posteriormente cedida en favor de la sociedad TECNOSUR S.A.

   Manifiesta que el 24 de junio de 1988, la firma COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LTDA., INTERMAN, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el registro de la denominación “WINNER” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 25, respecto de la cual fue formulada observación por TECNOQUIMICAS S.A.; sin embargo de que esa observación fue desestimada, la Superintendencia negó el registro solicitado por considerar la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “WINER” de propiedad del señor MOISÉS WINER.

   Sostiene la violación del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto “...la resolución impugnada desconoció la similitud evidente entre las marcas WINNER y WINNY y el innegable riesgo de asociación y confusión entre ellas.”.

   Expresa que “de manera simple y desprevenida se establece que las dos expresiones evocan en la mente del observador la misma idea. El concepto evocado y transmitido por las dos es el mismo y la idea del origen del producto ofrecido es también la misma.”.

   Manifiesta que “es claro que en este caso se confunde el origen empresarial de los productos distinguidos con las marcas WINNY y WINNER y que el riesgo de asociación y de confusión en relación con los productos es innegable.”.

   Argumenta la...