PROCESO No. 11-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 11-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y h), 83, literal a, y 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION.

Caso: marca “PAX NOCHE”.

Expediente Interno 6765-2000-M.P.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de febrero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literales a), d) y e) y 95 inciso 2do. de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, y recibida en este Tribunal en fecha 19 de enero de 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   De la demanda presentada por la apoderada especial para los asuntos relativos a la Propiedad Industrial de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION se desprende que “El 2 de febrero de 1996 LABORATORIOS FRANCO-COLOMBIANO S.A. solicitó, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la concesión del registro de la marca denominativa ‘PAX NOCHE’, para proteger: ‘Todos los productos de la clase internacional No. 5, especialmente productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para estampación de dentaduras; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Otros productos de la misma naturaleza que se incluyan en esta clase’ ”; que “Con fecha 27 de octubre de 1997, dentro del término establecido ... a nombre de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, presenté observaciones a la solicitud de registro como marca del signo denominativo ‘PAX NOCHE’, fundamentado en el derecho que tiene mi representada a usar exclusivamente en el Ecuador la marca ‘PAXIL’, registrada el 22 de diciembre de 1993 ... para proteger: ‘Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Clase internacional No. 5’ ”; que a través de la “resolución administrativa No. 0973161, del 20 de septiembre de 1999 … el Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado, en evidente infracción a los derechos subjetivos de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, sin una congruente ni fundamentada motivación, ‘rechaza la observación y concede el registro de la marca ‘PAX NOCHE’ ”; y que “Esta resolución se adoptó sin tomar en consideración el acto administrativo de fecha 14 de septiembre de 1999 (Resolución No. 973182), en el cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, declaró la existencia de semejanzas susceptibles de inducir al público a error entre las marcas ‘PAXIL’ y ‘PAX’ ”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante informa que, según la actora, “la resolución violó los Artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, debido a que el signo solicitado ‘PAX DIA’ (sic) no es distintivo frente a la marca ‘PAXIL’. Que se crearía confusión respecto del origen empresarial, en vista de la semejanza susceptible de causar confusión e inducir a error al público”; que “el registro del signo ‘PAX DIA’ (sic) constituye un registro engañoso respecto del origen empresarial, vulnerando el Art. 82 literal h) de la Decisión 344”; que “la resolución afecta el derecho de terceros, en este caso, de la empresa actora que posee derechos exclusivos sobre la marca ‘PAXIL’; que si bien la autoridad administrativa posee facultades discrecionales para el análisis comparativo entre signos marcarios, ese análisis no puede ser arbitrario, antes al contrario, debió seguir los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios sobre el tema. Añade que la arbitrariedad con la que ha procedido la oficina de marcas se demuestra con la contradicción en que incurrió, pues, sostiene, que con fecha 14 de septiembre de 1999, el mismo día en que se resolvió aceptar el registro del signo ‘PAX NOCHE’, se notificó otra resolución administrativa en la que se denegó el registro del signo ‘PAX’, solicitado por la misma empresa, por considerarlo semejante en los campos fonético, gráfico-visual y conceptual con la marca ‘PAXIL’ de la compañía accionante”; que “la marca de la empresa demandada ‘PAX NOCHE’ es de las conocidas como compuestas, pero el término dominante, distintivo y que mayor atención suscita en el público es la palabra ‘PAX’; que el término ‘NOCHE’ es simplemente accesorio y no susceptible de apropiación por ser descriptivo, pues informa al público que el producto PAX sirve para usarse en la noche, y que, si esa información no es correcta, entonces se trataría de un término engañoso, no susceptible de registro”; y que “la resolución dictada carece de una debida motivación, ya que la resolución solamente se remite ha (sic) afirmar que: ‘la denominación solicitad (sic) PAX NOCHE y la marca de propiedad del observante PAXIL, vistas en conjunto, desde el punto de vista gráfico-visual, fonético-auditivo y desde la óptica del consumidor medio, no son semejantes ni confundibles a simple vista’, por ende, considera que no se realizó una motivación ‘fundamental o fundamentada alguna’, vulnerándose así el Art. 95 de la Decisión 344”.

   La actora alega además en su demanda que “El signo denominativo ‘PAX NOCHE’, solicitado para registro como marca, por LABORATORIO (sic) FRANCO COLOMBIANO S.A., no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca ‘PAXIL’ ”; que “De coexistir en el mercado productos marcados con la marca ‘PAXIL’ de propiedad de mi representada y con productos del signo ilegalmente concedido ‘PAX NOCHE’ se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error”; que “El Director Nacional de Propiedad Industrial, al conceder arbitrariamente el registro del signo denominativo ‘PAX NOCHE’ a la compañía LABORATORIOS FRANCO-COLOMBIANO S.A., otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca ... por no gozar (sic) SUFICIENTE DISTINTIVIDAD frente a la marca ‘PAXIL’ ... además de que su registro y eventual uso causarían un engaño al público consumidor y los medios comerciales respecto del origen empresarial, en contravención del literal h) del artículo 82 ibídem”; que “se estaría legitimando que terceros se apropien de marcas ajenas, pues sería muy fácil añadir una palabra –sin importar que sea descriptiva o genérica- a una marca registrada o que se asemeje a ella y así lograr una coexistencia, capaz de inducir a error a los consumidores y a los medios comerciales”; y que “En cuanto a los productos protegidos por uno y otro signo debe insistirse en la igualdad de estos: Productos farmacéuticos. Clase Internacional No. 5. Por lo que el examen debió ser más riguroso ...”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Informa el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, “Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificó la legalidad de la resolución No. 09733161 (sic)”.

   2.2. El consultante informa asimismo que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Negó pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”, argumentando que “la denominación solicitada PAX NOCHE y la marca de propiedad del observante PAXIL, vista en conjunto, desde el punto de vista gráfico-visual, fonética-auditiva, y desde la óptica del consumidor medio, no son semejantes ni confundibles a simple vista”; que “la marca PAX NOCHE, tiene la suficiente fuerza distintiva para diferenciar en el mercado...