PROCESO No. 10-IP-2005

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 10-IP-2005

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81, 96 y 102 eiusdem.

Parte actora: sociedad W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & Co. KG.

Caso: marca “EKSTASE”.

Expediente Interno Nº 6473-ML.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de febrero del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el “Art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 11 de enero de 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

  1. Demanda

    1.1. Cuestión de hecho

    De la demanda presentada por la mandataria de la empresa W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & CO. KG, se desprende que “El 25 de febrero de 1994 ... W. KORDES SOHNE, presentó la respectiva solicitud y luego del trámite legal correspondiente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial registró la marca de Fábrica EKSTASE a nombre de la precitada compañía ... para proteger todos (sic) productos de la Clase Internacional No. 31, especialmente plantas, semillas y flores naturales”; que “Posteriormente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ante solicitud presentada por los señores RAUL ZAMBRANO JIMÉNEZ y RUBEN EDGARDO FAINSTEIN, el 29 de julio de 1997 ... concedió el registro de la marca de fábrica EKSTASE a nombre de los precitados señores para proteger productos de la clase internacional No. 31 ...”; que “La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de realizar el examen de registrabilidad, no tuvo presente que la solicitud de registro de la marca EKSTASE ... para la clase internacional No. 31 no era susceptible de registro por carecer de fuerza distintiva y novedad, al existir una marca idéntica previamente registrada para la misma clase internacional, cual es el caso de la marca EKSTASE de propiedad de W. KORDES SOHNE”; y que “El 3 de noviembre de 1999 se presentó la solicitud de transferencia No. 1410 de la marca EKSTASE de propiedad de W. KORDES SOHNE en favor (sic) W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & CO. KG, misma que se encuentra actualmente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”.

    1.2. Cuestión de derecho

    El consultante informa que, a juicio de la actora, “... a la fecha de la solicitud presentada por los señores RAUL ZAMBRANO JIMÉNEZ y RUBEN EDGARDO FAINSTEIN, para el registro de la marca de fábrica EKSTASE, esto es julio 29 de 1997, se encontraba vigente la Decisión 344 ...”; que “… la concesión de este registro es ilegal por cuanto la denominación ‘EKSTASE’ no es registrable, ya que el Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 ... establece que no podrán registrarse como marca aquellos signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error; que el registro concedido a los señores Raúl Zambrano Jiménez (sic), es idéntico a la marca ‘EKSTASE’ de su representada; que el registro concedido causaría confusión en el público consumidor ya que ampara los productos de la misma clase internacional No. 31; La dirección de Propiedad Industrial concedió el registro de la marca ‘Ekstase’ a favor de los señores Raúl Zambrano Jiménez y Edgardo Fainstein sin tomar en consideración en el examen de registrabilidad que anteriormente ya existía el registro de la marca ‘EKSTASE’ Registro No. 875-95 a favor de W. Kordes Sohne; que el registro de otra marca idéntica es atentatorio contra el derecho de exclusividad de uso de esa marca; que la marca registrada posteriormente induce a error y confusión en el público consumidor y se permitiría una competencia desleal y; termina solicitando se declare la nulidad del registro No. 6113-98 MICIP de la marca ‘Ekstase’ ”.

    Del texto de la demanda se desprende además que, a juicio de la actora, “Las dos marcas, mismas que son idénticas, protegen productos de la misma clase internacional No. 31; por tanto productos que además de ser iguales se expenden en los mismos lugares, por lo cual ... no es factible permitir el registro de una marca idéntica y para la misma clase, a menos que sean del mismo propietario”; que “es atentatorio contra el derecho de exclusividad de uso de esa marca conferido por el Art. 102 de la Decisión 344 ... además de lo cual inevitablemente induce a error y confusión en el público consumidor y se permitiría una competencia desleal, lo cual se encuentra como manifestamos anteriormente prohibido por la ley y expresamente estipulado como causa de irregistrabilidad en el Art. 195 literal h) de la Ley de Propiedad Intelectual”; que “La marca EKSTASE, de … la compañía W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & CO. KG, se encuentra registrada desde 1995 y ampara productos de la clase internacional No. 31, razón por...

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