PROCESO 20-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 20-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 150, 224, 225 y 228 de la misma norma comunitaria. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: PUMA SE. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Marca: "FOREVER FIVE" (mixta). Expediente Interno: 03416-2012-0-1801-JR-CA-16.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 03416-2012-0/ 5taSECA-CSJKI-PJ de 19 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 03416-2012-0-1801-JR-CA-16.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes

   Apelante: PUMA SE

   Parte Contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, de la República del Perú.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   * El 2 de marzo del 2010, Ever Misael Pacheco Nateros solicitó el registro de la marca FOREVER FIVE (mixta), para distinguir medias, panties, guantes de tela, chalinas, chullos, pantuflas, zapatos, zapatillas, sandalias, pantalones, polos chalecos, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * El extracto de la solicitud se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" y el 13 de abril de 2010, PUMA SE, formuló oposición, al manifestar que el signo solicitado genera confusión en el público respecto de sus marcas PUMA (mixta) para las Clases 9, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * El 13 de abril de 2010, FOREVER NEW CLOTHING PTY LYD., formuló segunda oposición en contra del signo solicitado manifestando que el signo FOREVER FIVE (mixto) es confundible con su marca FOREVER NEW CLOTHING PTY LTD. (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * Por Resolución 0013-2011/CSD-INDECOPI, el 5 de enero del 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones presentadas por PUMA SE y FOREVER NEW CLOTHING PTY LTD, y concedió el registro del signo FOREVER FIVE.

   * El 27 de enero del 2011 PUMA SE apeló la Resolución 0013-2011/CSD-INDECOPI.

   * El 2 de marzo de 2012, mediante Resolución 373-2012/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró infundado el Recurso de Apelación presentado por PUMA SE.

   * El 25 de mayo del 2012, PUMA SE al no estar de acuerdo con la Resolución 373-2012/TPI-INDECOPI, interpuso demanda contenciosa administrativa.

   * El 5 de junio de 2013, el Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo mediante resolución Quince declaró infundada la demanda instaurada por PUMA SE.

   * El 24 de junio del 2013, PUMA SE presentó apelación de la Resolución Quince de 5 de junio de 2013, la misma que declaró infundada la demanda interpuesta contra la Resolución 373-2012/TPI-INDECOPI.

   * Mediante auto de 13 de agosto del 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a:

   -"Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase o vinculados, distinguidos por signos idénticos o semejantes conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486".

   + Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

   * PUMA SE en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Que se aprecia que los signos en conflicto presentan una misma estructura, ya que además de compartir la figura de un animal saltando en la misma posición incluyen un elemento denominativo.

   * Que ambos signos presentan un animal felino orientado hacia un lado y de perfil, en la misma posición, con la cola levantada y en perspectiva de saltar mostrando dos patas, por lo que generan una misma impresión visual de conjunto al grado de generar confusión en el mismo público consumidor.

   * Que el público consumidor consideraría que el signo solicitado es una variación de la marca registrada PUMA (mixta) o que existen vinculaciones comerciales.

   * Que el solicitante pretende perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

   * Que la marca de la que es titular es reconocida por su prestigio y reputación a nivel mundial, por su amplia e intensa publicidad y por la gran calidad de sus productos.

   2. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa.

      * El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      * Que los signos confrontados no son confundibles, toda vez que presentan diferencias fonéticas y gráficas que determinan una impresión en conjunto distinta, lo que determina que pueden coexistir en el mercado.

      * Que el signo solicitado no reivindica un puma, y si bien presenta una figura estilizada de un felino, ello no determina la existencia de confundibilidad entre los signos, debido a que la presencia de figuras estilizadas de felinos es de uso frecuente para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se pueden identificar los productos con un mismo origen empresarial.

      * Que respecto de los pronunciamientos emitidos con anterioridad por el INDECOPI o por las oficinas de otros países (como la colombiana), en casos distintos (que determinaron una confusión entre otros signos y las marcas PUMA) no resultan vinculantes para la autoridad administrativa, toda vez que cada entidad es autónoma tanto respecto a pronunciamientos anteriores emitidos por la propia oficina como de pronunciamientos emitidos por otras oficinas.

   3. Sentencia de Primera Instancia

      * El Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda seguida por PUMA SE contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, al considerar que si bien el signo solicitado es también un felino, visualmente esta silueta es distinta de la marca registrada. Además la combinación de colores que aparece en el signo solicitado produce diferencias resaltantes entre ambos signos.

   4. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

      * PUMA SE en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:

      * Que la Resolución Quince de 5 de junio de 2013 se contradice al momento de realizar el examen comparativo entre los signos confrontados y va en contra de los criterios establecidos por la ley, doctrina y jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina.

      * Que la Resolución apelada olvida que los signos no serán apreciados en el mercado simultáneamente sino sucesivamente, es decir, que serán valorados en distintos momentos, lo cual resulta sumamente importante dado que el consumidor no podrá detenerse a pensar ni recordará las diferencias secundarias e irrelevantes, sino que recordará el aspecto en conjunto y las figuras lo impactarán, siendo en este caso, la silueta de un felino en actitud de salto con las patas delanteras hacia delante y las patas traseras hacia atrás, con la cola hacia arriba.

      * Que la Resolución Quince de 5 de junio de 2013 no ha tenido en cuenta la comparación de dos elementos figurativos puesto que, sólo se ha dedicado a resaltar las diferencias irrelevantes o secundarias que ambos signos presentan.

      * Que contrariamente a lo concluido en la sentencia impugnada los signos PUMA Y FOREVER FIVE, son confundibles ya que la impresión de ambos signos apreciados globalmente por el consumidor las aproxima a una relación de identificación a un mismo origen empresarial, debido a la similitud del elemento gráfico que presentan ambos signos.

   5. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación.

      * Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación.

      * INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

      El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que será interpretada por ser aplicable al caso.

      Se interpretarán de oficio los artículos 150, 224, 225 y 228 de la Decisión 486.

      * CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

      En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas del cotejo de signos.

   B.Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y figurativos.

3. La utilización de figuras de uso común en la conformación de una marca.

4. La marca notoria y su protección.

5. Autonomía de la oficina de marcas al tomar sus decisiones.

   * IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS.

   * En consideración a que PUMA SE sobre la base de su marca registrada PUMA (mixta) presentó oposición en contra del signo solicitado FOREVER FIVE (mixto), se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión.

   La identidad y la semejanza

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