PROCESO 2-IP-2001

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 701
• Número de registro: 2-IP-2001
• Fecha de publicación: 20 Agosto 2001
• Sección: Procesos
• Año: 2001
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 02-IP-2001

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafos a), d) y e), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. Caso: marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta” (proceso interno correspondiente al expediente No. 5843).

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata

Quito, 1° de agosto de 2001

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero; y,

Los documentos que se acompañan a la solicitud de interpretación prejudicial, en particular: la demanda propuesta por el apoderado especial de la sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A., el auto de admisión, la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como el expediente administrativo conformado con ocasión de la solicitud de registro de la marca presentada por la actora en el proceso interno.

Con vista de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previa referencia tanto a los hechos como a los argumentos y pretensiones de las partes, sometidos a la consideración del juez nacional consultante:

A) Los primeros, señalados por el propio consultante y complementados con los que aparecen del expediente, son:

La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM solicitó el registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta”, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 42 (“servicios de montaje y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones; servicios de atención al cliente y al usuario; servicio de conexión e interconexión de telecomunicaciones en el territorio nacional y en el exterior”).

Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos expidió la resolución No. 8572 del 22 de marzo de 1996 —cuya nulidad se demanda— por la cual concedió el registro de la marca mixta “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL” a la solicitante TELECOM. Aclara dicha resolución que las expresiones DISCADO DIRECTO NACIONAL aparecen como explicativas.

B) Por su parte, los argumentos y pretensiones más importantes, esgrimidos por la sociedad actora EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. en su escrito de demanda, fueron los siguientes:

La marca mixta DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL, otorgada por la División de Signos Distintivos, carece de la capacidad distintiva necesaria para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional No. 42; y se refiere la actora a la distintividad como el poder de la marca para diferenciarse de otro signo e identificar el producto o servicio en el mercado para el cual está destinada. Argumenta que en el presente caso, la denominación DDN se utiliza en el comercio en general y en el ramo de las comunicaciones para designar el servicio telefónico de “discado directo nacional”, servicio al cual está destinada la marca.

La Decisión 344 en su artículo 82 establece la prohibición de registro como marca para las expresiones descriptivas, es decir, aquellas que definen perfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades; en consecuencia tales expresiones carecen del carácter distintivo que por definición debe poseer toda marca, ya que, entre otras razones, podrían ser aplicadas válidamente a muchos productos o servicios del mismo género.

En consecuencia, observa la actora, la resolución impugnada viola el artículo 82 de la Decisión 344, ya que el signo DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta, es descriptivo de los servicios para los cuales ha de usarse, en razón de que indica directamente un dato o información primaria o esencial del servicio al que se destina la marca, el de discado directo nacional, circunstancia que, precisamente, la enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el párrafo d) del referido artículo 82.

Y, además, el acto que niega el registro de una marca debe, de conformidad con lo exigido en el artículo 96 de la Decisión 344, encontrarse debida y suficientemente motivado, de tal forma que refleje claramente las razones de hecho y de derecho que llevaron a la Administración a pronunciarse en uno u otro sentido; ello a los fines de proporcionar a los interesados las indicaciones necesarias para que puedan determinar si la decisión se encuentra o no fundada, y para que, si lo creyeren pertinente, puedan ejercer el derecho de defensa con pleno conocimiento.

C) En la contestación a la correspondiente demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, argumentando que, de los documentos obrantes en el expediente N° 95-057234 relativo a la concesión de registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta”, se desprende:

Que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente, concedidas tanto por el Derecho comunitario como por el Derecho interno, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió legal y válidamente la resolución No. 8572 del 22 de marzo de 1996, concediendo el registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta”, solicitada por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM;

Que efectuado el examen de registrabilidad de la denominación “DDN”, se concluye que ella no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el párrafo d) del artículo 82 de la Decisión 344. En consecuencia, dicha marca resulta suficientemente distintiva;

Que en el mismo sentido, es importante reiterar que la expresión “DDN” no constituye la designación común o usual para el servicio de discado directo nacional ya que de un lado, las siglas no son genéricas, y de otro, “DDN” no es una expresión genérica que conduzca al consumidor a la idea inmediata de que se trata del discado directo nacional de TELECOM; y,

Finalmente que, en cuanto a la presunta violación del artículo 96 de la Decisión 344, según la documentación obrante en el expediente administrativo, se establece en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente, en relación con el asunto que nos ocupa, cumplió con todo el trámite administrativo establecido en las disposiciones legales vigentes en materia marcaria y en especial con lo previsto en la normativa comunitaria. Además, se observa, que tampoco se presentaron observaciones por parte de terceros, en especial por lo que corresponde a la ahora actora, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTA S.A.; sin embargo, sí procedió la Administración demandada a realizar el correspondiente examen de registrabilidad de la marca “DDN mixta”, habiendo incluso aclarado que las expresiones DISCADO DIRECTO NACIONAL irían como explicativas, habiendo concluido acertadamente —según su criterio— en que la misma cumple con todos los requisitos establecidos por las normas vigentes. En efecto –expresa– se indica claramente en la resolución ahora impugnada: la marca concedida, la clase de servicios que ampara, la vigencia de la misma, el titular y su domicilio, y también lo referente a la entrega del titulo correspondiente Por tanto, concluye, no puede hablarse de indebida motivación.

D) Así mismo este Tribunal se...