PROCESO 2-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 02-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A.

Marca: “MRS MURANO RACING STAR” (mixta).

Expediente Interno N° 2007-00230.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de quince (15) de febrero de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: la sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA.

2. Actos demandados

   La sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 14072 de 31 de mayo de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “MRS MURANO RACING STAR” (mixto) solicitado por la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 33566 de 6 de diciembre de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 02733 de 6 de febrero de 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 14072 de 31 de mayo de 2006.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 11 de octubre de 2005, la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. solicitó el registro del signo “MRS MURANO RACING STAR” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de noviembre de 2005 fue publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 558. No se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

      - El 31 de mayo de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 14072, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “MRS MURANO RACING STAR” (mixto) solicitado por la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó en el registro previo de la marca “MURANO” (denominativa), para amparar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA.

      - La sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 6 de diciembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 33566 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 6 de febrero de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 02733, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 14072 de 31 de mayo de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Las marcas MURANO y MRS MURANO RACING STAR no son confundiblemente similares”.

      - “Existen claras diferencias conceptuales, gráficas, ortográficas y fonéticas entre la marca MURANO y la marca MRS MURANO RACING STAR”.

      - “Desde el punto de vista conceptual, la marca solicitada evoca el concepto de una ‘estrella de carreras’, lo cual la hace claramente diferenciable de la marca citada como impedimento”.

      - “Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada contiene elementos que la hacen distintiva, tales como una grafía especial, una línea que separa las expresiones y un óvalo dentro del cual aparece una estrella”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Tal como lo manifestó (…) la División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca ‘MRS MURANO RACING STAR’ (mixta solicitada), clase 12 presenta semejanzas con la marca ‘MURANO’ (registrada) clase 12, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor.

      - “La marca solicitada ‘MRS MURANO RACING STAR’ reproduce casi en su totalidad la marca ‘MURANO’, que es el elemento importante dentro de los conjuntos marcarios, sin que la inclusión de las expresiones ‘RACING STAR’ le otorgue la suficiente distintividad que evite la confusión del consumidor, quien puede creer que la marca ‘MRS MURANO RACING STAR’ es una derivación o innovación de la marca previamente registrada ‘MURANO’”.

      - “En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada ‘MRS MURANO RACING STAR’ pretende amparar losa (sic) mismos productos comprendidos en la clase 12 que ampara la anteriormente registrada ‘MURANO’, existiendo en consecuencia relación entre los servicios pretendidos y los productos registrados, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos (…)”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, considerada tercero interesado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “El signo solicitado MRS MURANO RACING STAR (MIXTO) no es distintivo puesto que no tiene la aptitud de distinguir productos de la clase 12 y diferenciarlos de aquellos productos que mi poderdante distingue con su marca MURANO (NOMINATIVA)”.

      - “Las expresiones RACING y STAR son de uso común para distinguir los productos de la clase 12 internacional (…)”.

      - “(…) en este caso, para analizar la distintividad del signo solicitado, se deben analizar las expresiones restantes, MRS y MURANO. Y, como se puede apreciar, la carga de la distintividad del signo recae tan solo en dos expresiones, una de las cuales reproduce íntegramente la marca registrada a nombre de mi poderdante (MURANO)”.

      - “Esta similitud no tendría importancia si los productos que los signos distinguen fueran diferentes, o no tuvieran conexión competitiva. Sin embargo, este no es el caso (…). Al revisar el listado de productos enfrentados, se tiene por un lado que el signo MRS MURANO RACING STAR (MIXTO) se solicitó a registro para distinguir ‘vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima, partes y repuestos para los mismos’ y por el otro, la marca registrada MURANO (NOMINATIVA) distingue ‘vehículos de motor, principalmente automóviles, camiones, camionetas, vehículos utilitarios deportivos y partes (vehículos)’. Es decir, hay una relación género – especie entre los primeros y los segundos, y es indiscutible que sí hay conexión competitiva entre ellos”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de quince (15) de febrero de 2012.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “MRS MURANO RACING STAR” (mixto), fue presentada el 11 de octubre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso...