PROCESO 198-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 198-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: COEXITO S.A. Parte contraria: Superintendencia de Industria y Comercio. Marca: "INVERENERGÉTICAS" (denominativa). Expediente Interno: 2010-00264-00.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1202 de 24 de abril de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-00264-00.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de junio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: COEXITO S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

Tercero interesado: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.

Hechos:

* El 13 de agosto de 2008, COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca INVERENERGÉTICAS (denominativa) para distinguir "producción y generación de energía, energía eléctrica, y energía térmica, servicios relativos a la generación y producción de energía, energía eléctrica y térmica, servicios de electricidad a partir de la energía" en la Clase 40 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 597 de 2008 y, dentro del término oportuno, fue objetada por COEXITO S.A. sobre la base de sus marcas ENERGITECA (denominativas y mixtas) registradas en las Clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como de la enseña comercial ENERGITECA.

* Mediante Resolución 21760 de 30 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado.

* COEXITO S.A. presentó recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 29851 de 18 de junio de 2009 y 43814 de 31 de agosto de 2009, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 21760 de 30 de abril de 2009.

* COEXITO S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas.

* Mediante Auto de 18 de febrero de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

* Argumentos de la demanda:

COEXITO S.A. alegó lo siguiente:

* Los actos acusados vulneran los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

* El signo cuyo registro se solicita no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por la norma comunitaria.

* El signo solicitado INVERENERGETICAS (denominativo) presenta similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico con las marcas ENERGITECA (denominativa y mixta) previamente registradas a su favor. De hecho, consideró que un eventual registro del signo podría ocasionar en el público consumidor confusión directa e indirecta, quienes podrían comprar el producto de una marca pensando que adquieren el de otra o asociar los productos o servicios que ambas distinguen con un origen empresarial común.

* Que la enseña comercial ENERGITECA ha sido usado en más de cuarenta locales comerciales.

* El signo solicitado INVERENERGETICAS (denominativo) identifica servicios que guardan relación con los que distinguen las marcas ENERGITECA (denominativa y mixta) en las Clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

* La partícula INVER es de uso común y débil, por lo que la parte relevante para el examen es ENERGETICA, la misma que resulta confundible con ENERGITECA.

* Ambos signos confrontados hacen alusión a la misma idea "energía".

* Alega la vulneración del artículo 136 literal b) de la Decisión 486, ya que es titular de la enseña comercial ENERGITECA. Presenta facturas y publicidad para demostrar el uso en el mercado.

* Argumentos de la contestación a la demanda:

La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

* El signo solicitado para registro no es semejante visualmente, gráficamente, auditivamente e ideológicamente con el nombre comercial ENERGITECA. En efecto, consideró que dichos signos podrían coexistir en el mercado sin generar en el público consumidor un riesgo de confusión o asociación.

* Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia.

* Además, precisó que el signo cuyo registro se concedió no era ortográficamente, visualmente, fonéticamente e ideológicamente similar con las marcas ENERGITECA (denominativa y mixta). En efecto, agregó que no se ocasionaría en el público consumidor confusión indirecta al momento de seleccionar sus productos, pues identificarían su origen empresarial.

* "ENERG" es una partícula de uso común para los servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Alega la caducidad de la acción de nulidad contra las resoluciones que otorgaron el registro solicitado.

La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. guardó silencio.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

* El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* Procede la interpretación únicamente del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

* Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

* Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas denominativas.

* Ámbito de protección de la enseña comercial.

* Partículas de uso común (ENERG + INVER).

* Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 40 y los productos y servicios de las Clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

* IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

* En el procedimiento administrativo interno COEXITO S.A. presentó oposición a la solicitud de registro de la marca INVERENERGÉTICAS (denominativa), con fundamento en las marcas ENERGITECA (mixtas y denominativas) previamente registradas por ella. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

* Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto...