PROCESO No. 198-IP-2005
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO Nº 198-IP-2005
Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136, literales a) y h), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2002-00411. Actor: PFIZER PRODUCTS, INC. Marca: VIGRADINA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis.
VISTOS:
El Oficio Nº 1399, de fecha 26 de agosto de 2005, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2002-00411.
Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de noviembre de 2005.
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Las partes.
La parte actora es PFIZER PRODUCTS, INC.
Se demanda a la Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Determinación de los hechos relevantes.
2.1. Hechos.
Con fecha 5 de febrero de 2002, la sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. presenta la solicitud de registro de la marca VIGRADINA, para distinguir productos de la clase 5 (productos farmacéuticos). Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 514 de 22 de marzo de 2002, no se presentaron oposiciones, y la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 25665 de 14 de agosto de 2002, concede el registro de la marca.
La sociedad PFIZER PRODUCTS, INC. presenta directamente ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad contra la Resolución Nº 25665, fundamentando su pedido en la supuesta inobservancia en el examen de registrabilidad de oficio de sus marcas VIAGRA, VIGRAFIL y AVIGRA.
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Fundamentos de la demanda.
La demandante sostiene que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al realizar el registro de la marca omitió considerar la marca VIAGRA en clase 5 y su notoriedad en Colombia, así como las marcas VIGRAFIL y AVIGRA registradas a su nombre en la misma clase.
Que, al conceder el registro de la marca VIGRADINA, la resolución administrativa viola el literal a) del articulo 136 de la Decisión 486, dado que existe riesgo de asociación entre el signo solicitado y las marcas registradas, asimismo, alega vulneración de la norma por no considerar la existencia previa de las marcas VIGRAFIL y AVIGRA.
De otro lado, alega la existencia de violación indirecta al literal h) del articulo 136 de la Decisión 486 por la notoriedad de la marca VIAGRA. Asimismo, sostiene que la resolución impugnada vulnera el artículo 137 de la misma norma, dado que la marca concedida conducirá a una desviación de los clientes, acto que pudo ser interpretado como competencia desleal.
Finalmente, alega vulneración del artículo 150 de la Decisión 486, dado que la División de Signos Distintivos omitió el paso del examen de oficio para la concesión del registro.
2.3. Contestación a la demanda
2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio.
La Superintendencia argumenta la legalidad del acto administrativo impugnado, alega que la División de Signos Distintivos consideró los requisitos de registrabilidad y que del análisis de la marca VIGRADINA en la clase 5, se concluyó que el signo posee los elementos necesarios para su registro. Señala asimismo, que la similitud entre las marcas se debe al uso de partículas de uso común en productos farmacéuticos, y que desde el punto de vista de la estructura de la palabra (cotejo visual), así como de la estructura vocálica, se encuentran diferencias, lo que le da la debida distintividad a la marca solicitada.
Sobre la supuesta falta de motivación del acto administrativo, señala que la División de Signos Distintivos cumplió con todos los requisitos para el registro, como con los análisis correspondientes; y que si bien la resolución no es extensa, se debe al formato utilizado, pero que previamente a su emisión se consideraron los requisitos para la registrabilidad de la marca.
2.3.2 Tercero Coadyuvante.
BIOQUIFAR PHARMACÉUTICA S.A. sostiene que “el procedimiento del registro de una marca, obedece a un estricto y perentorio trámite, en virtud del cual, previo el agotamiento de las respectivas etapas, se procede al otorgamiento o negación de un derecho”, asimismo, que la concesión del registro de su marca se adapta al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para tal efecto. Señala también que su marca posee los elementos necesarios para ser considerada distintiva, y que se realizaron correctamente los exámenes de cotejo marcario.
Concluye desestimando los fundamentos de la demanda con doctrina y jurisprudencia de este Tribunal, que confirma lo citado en párrafo anterior.
CONSIDERANDO:
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a) y h), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:
DECISIÓN 486
(...)
Artículo 134
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores
.
(…)
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(…)
Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
(…)
Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
(...)”.
En atención a los puntos controvertidos en el...
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