PROCESO No. 197-IP-2005

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 197-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4 y 8 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE.

Caso: patente de invención de un “PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN PARA EDIFICIOS CONSTRUIDOS O EN CONSTRUCCIÓN, CONTRA DAÑOS CAUSADOS POR INSECTOS ARRASTRANTES”.

Expediente: N° 2002-00392-01.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticuatro de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de septiembre de 2005; y el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

  1. Cuestión de hecho

    Según el consultante, la parte actora alega que “El 28 de noviembre de 1997 RHONE-POULENC AGROCHIMIE presentó una solicitud de patente cuyo capítulo reivindicatorio reclamaba un procedimiento de protección para edificios construidos o en construcción, contra insectos arrastrantes”; que “En la respuesta al examen de fondo, con el fin de desvirtuar los argumentos presentados por el examinador referentes a la falta de nivel inventivo de la solicitud, se modificaron las reivindicaciones 1, 5 a 16, 19 y 20, se desistió de la 3, 4, 17 y 18 y se adicionaron de la 21 a 33, sin ampliar el objeto. Así, permanecieron pendientes la 1, 2, 5 a 16 y 19 a 33”; que “Mediante Resolución 03210 de 31 de enero de 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio negó la totalidad de las reivindicaciones por considerar que no poseían el nivel inventivo necesario, pues el método no definía ninguna condición o etapa característica especial diferente de la forma convencional de aplicar insecticida a un lugar donde se quiere combatir insectos, ni incluía una etapa o paso especial que constituyera un salto cualitativo en la elaboración de una regla técnica. La aplicación del insecticida sólo en ciertas zonas es una etapa plenamente obvia”; que “La actora interpuso recurso de reposición en el que insistió en la solicitud del otorgamiento de la patente para las reivindicaciones 1, 2, 5 a 16 y 19 a 33, y argumentó que la aplicación de una solución o suspensión insecticida en zonas discretas alrededor del perímetro de una edificación, dejando intencionalmente zonas sin tratar que permiten el acceso de los insectos a la construcción, constituye una forma totalmente contraria a la propuesta por el estado de la técnica y lo comúnmente utilizado en el arte”; y que “Con la Resolución 14922 de 17 de mayo de 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión de negar la patente de las reivindicaciones solicitadas, por considerar nuevamente que el hecho de dejar zonas de libre acceso para los insectos no constituye un método especial y novedoso, pues la efectividad del procedimiento no radica en la forma de aplicación del insecticida sino en las propiedades del ingrediente activo. Lo mismo puede predicarse del hecho de que se prefiera la aplicación interna a la externa”.

    En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sostiene que “… el demandante se refiere a un capítulo reivindicatorio que no corresponde al realmente estudiado por esta Entidad, ya que las reivindicaciones estudiadas fueron la 1, 2, 5 a 16 y 19 a 28 como consta en el Concepto Técnico No. 93 de 18 de Enero de 2002 que reposa en el expediente bajo el cual se tramitó la solicitud de patente en discusión”; y que “no existen reivindicaciones 29 a 33. El demandante se refiere a un capítulo reivindicatorio que no coincide con el estudiado por esta Entidad”.

  2. Cuestión de derecho

    Informa el consultante que la actora denuncia la violación de “los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486”, bajo el argumento de que “la actuación acusada contraviene lo dispuesto por el artículo 14 … pues se consideró erróneamente, apartándose de este precepto, que la invención carecía de nivel inventivo. Así, las autoridades omitieron cumplir su deber de otorgar la patente de invención cuando se llenen los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa”; que “También se incurre en violación del artículo 18”, pues “Las reivindicaciones pendientes se refieren a un procedimiento para la protección de un edificio contra daños causados por insectos, caracterizado por (i) formar una solución líquida de un insecticida, donde el ingrediente activo está presente entre 0.01 y 20% por peso, sin efecto rápido de abatimiento, pero con acción mortal secundaria y (ii) formar zonas tratadas y no tratadas a lo largo del perímetro del edificio (no en su interior) aplicando una cantidad eficaz de esta solución a zonas discretas guardando distancias de entre 0.5 hasta 7.5 metros por cada 10 de perímetro total del edificio”; que “Los procedimientos comúnmente utilizados para la aplicación de soluciones insecticidas en el perímetro de un edificio pretenden establecer una barrera que obligue a los insectos, al intentar penetrar, a entrar en contacto con la solución del insecticida. El Manual de Control de Plagas 8ª edición (Handbook of Pest Control 8th edition), publicado en 1997, al referirse a las termitas, establece claramente que el método de aplicación de los termicidas antes, durante o después de la construcción se dirige a ‘crear una barrera continua del producto de manera que se bloqueen todas las rutas potenciales de entrada’. Así, es contrario a las enseñanzas y a la visión de la persona versada en la técnica correspondiente que los insecticidas sólo se apliquen a zonas discretas y en consecuencia, este método posee el nivel inventivo que exige la norma para ser patentable”; que “Si bien en algunos casos el insecticida solamente se aplica a zonas específicas, esto se hace con la intención de proteger únicamente una zona de interés que, con todo, quedará totalmente rodeada de insecticida”; que “Asimismo, el impacto ambiental del insecticida siempre será menor, no únicamente porque atienda a los nuevos ritmos de conservación que han notado la necesidad de reducir la cantidad de ingrediente activo en las soluciones, como lo hacen los demás, sino porque al aplicarse de acuerdo al método propuesto siempre se utilizará menos solución”; que “Fácilmente se cae en el error de pensar que la solución a un problema técnico de vieja data resulta obvia. Este error ha sido reconocido por la jurisprudencia estadounidense (hindsight is 20-20) quien paralelamente considera que para evitar caer en él, el examinador debe asumir la posición del inventor en la fecha de prioridad de la solicitud de patente y determinar con fundamento en los conocimientos y enseñanzas disponibles si la solución técnica propuesta por el inventor era evidente para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente”; que “La Oficina Europea de Patentes, para evaluar el nivel inventivo, tiene en cuenta las siguientes fases: a). Determinar el estado de la técnica más cercano; b). Establecer el problema técnico por resolver; c) Considerar si la invención comenzando del estado de la técnica más cercano y el problema técnico por resolver sería obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Los eventos de obviedad pueden ser una combinación en el campo técnico de la invención que divulga efectos técnicos, propósitos o usos similares a la invención reclamada”.

    El consultante destaca además, del texto de la demanda, que “Para el presente caso el estado de la técnica más cercano lo constituye el capítulo 6 del Manual de Control de Plagas 8ª edición que indica que para tratar suelos o estructuras, antes o después de las construcciones, debe crearse una barrera química (continua) en el suelo que circunda el área, cosa distinta de lo propuesto en la patente de la reivindicación solicitada. Así, resulta negativa la respuesta a la pregunta sobre la necesidad del procedimiento en el estado de la técnica, esto es, que la persona del oficio normalmente versada en la materia se mueva efectivamente a modificar y adaptar el método en el sentido que pretende reivindicarse. En consecuencia, el carácter de inventivo se muestra positivo”; que “Para efectos de reforzar el argumento se adjuntaron copias simples de patentes otorgados sobre el mismo concepto inventivo (equivalentes) en Australia, Bangladesh, Santo Domingo, Marruecos, Pakistán, Estados Unidos, Honduras y Sudáfrica que, a pesar de no ser vinculantes, proporcionan un reflejo de la novedad y altura inventiva de la solicitud objeto de análisis”; que “la violación de los preceptos anteriores implica...

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