PROCESO 196-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 196-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Patente de invención: ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS Y SUS USOS.

Demandante: GENENTECH INC.

Proceso interno: 03275-2013-0-1801-JR-CA-15.

Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 23 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 03275-2013-0-1801-JR-CA-15;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: GENENTECH INC.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Hechos.

   1. El 15 de agosto de 2003, Genentech Inc. solicitó el registro de la invención denominada ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS Y SUS USOS, adjuntando un pliego de 23 reivindicaciones y reivindicando derecho de prioridad sobre la base de las solicitudes estadounidenses 60/863.295 de 27 de octubre de 2006, 60/921,300 de 30 de marzo de 2007 y 60/937,857 de 29 de junio de 2007.

   2. El 4 de octubre de 2008, se publicó el extracto correspondiente a la presente solicitud de patente en el Diario Oficial El Peruano.

   3. El 16 de junio de 2009, Genentech Inc. presentó solicitud modificando la patente inicialmente presentada, sin ampliarla, adjuntando un nuevo pliego de 21 reivindicaciones.

   4. El 15 de septiembre de 2011, mediante Informe Técnico CJE 32-2011, respecto al pliego de 21 reivindicaciones presentado, se concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 6 y 9 a 21 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción, previsto en el artículo 30 de la Decisión 486.

      – Las reivindicaciones 7 a 8 se ven afectadas por el artículo 20 literal d) de la misma normativa, que establece que no son patentables los métodos terapéuticos para el tratamiento humano así como los métodos de diagnóstico aplicados a seres humanos o animales.

      El 9 de diciembre de 2011, Genentech Inc. dio respuesta al Informe Técnico CJE 32-2011, adjuntando para tal efecto un nuevo pliego de 16 reivindicaciones.

   5. El 19 de enero de 2012, mediante Informe Técnico CJE 32-2011/A, el examinador de patentes concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 6, 9, 10 y 16 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

      – Las reivindicaciones 7 y 8 se ven afectadas por la excepción a la patentabilidad contemplada en el artículo 20 literal d) de la Decisión 486.

      – Las reivindicaciones 11 y 13 a 15 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción definido en el artículo 30 de la Decisión 486.

      El 1 de febrero de 2012, Genentech Inc. dio respuesta al Informe Técnico CJE 32-2011/A, adjuntando un nuevo pliego enmendado de 16 reivindicaciones.

   6. El 20 de febrero de 2012, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico CJE 32-2011/B, en el cual concluyó lo siguiente:

      – Las reivindicaciones 1 a 16 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

   7. El 29 de febrero de 2012, mediante Resolución 246-2012/DIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó la patente de invención solicitada.

   8. El 28 de marzo de 2012, Genentech Inc. presentó recurso de apelación contra la Resolución 246-2012/DIN-INDECOPI.

   9. A efecto de resolver el referido recurso, INDECOPI remitió los actuados administrativos a un examinador externo, quien expidió un informe técnico, sin fecha, en el cual se concluyó que:

      – Las reivindicaciones 1 a 2 no cumplen con el requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486.

   10. El 6 de febrero de 2013, mediante Resolución 423-2013/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la decisión contenida en la Resolución 246-2012/DIN-INDECOPI.

   11. El 23 de abril de 2009, Genentech Inc. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 423-2013/TPI-INDECOPI.

   12. El 14 de agosto de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   13. Mediante escrito de 2 de septiembre de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 14 de agosto de 2014.

   14. El 1 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

       GENENTECH INC. interpuso demanda en la que manifestó que:

   15. Como la actuación de prueba ordenada por la Sala de Propiedad Intelectual se dispuso de oficio, Genentech Inc. debió ser informado acerca de su naturaleza y alcance, y acerca de sus derechos y obligaciones, inclusive. En el caso concreto, debió informar qué medios probatorios se actuarían y qué finalidad o alcance tenía dicha actuación. Por su parte, Genentech Inc. tenía derecho a exponer sus argumentos, así como a ofrecer y producir pruebas al amparo del principio del debido procedimiento administrativo.

   16. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías debió notificar con dicho informe a Genentech Inc. para que ésta pudiera, ejerciendo su derecho de defensa, refutar el citado informe o subsanar los impedimentos señalados en el Informe Técnico CJE 32-2011/B. El derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho de Genentech Inc. no se cumple cuando la administración basa su resolución final en un informe técnico que no permitió que fuera contradicho por Genentech Inc.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   17. El Informe Técnico CJE 32-2011/B fue notificado en forma conjunta con la resolución administrativa de primera instancia, por lo que pudo hacer valer su derecho de defensa al momento de interponer el recurso de apelación administrativa.

   18. ...