PROCESO 196-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 196-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: PESQUERA DIAMANTE S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “REY DEL MAR” (denominativa). Expediente Interno: 01077-2010-0-1801-JR-CA-15.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio1077-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01077-2010-0-1801-JR-CA-15.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 12 de marzo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes

   Demandante: PESQUERA DIAMANTE S.A.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   1. El 31 de enero de 2008, la sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A. solicitó el registro de la marca “REY DEL MAR” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29[1] del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Una vez publicado el extracto de la solicitud, el 14 de abril de 2008, la sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. interpuso oposición argumentando ser titular del lema comercial “REAL EL REY DEL MAR” para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. No obstante de haber sido notificada con la oposición la solicitante no dio contestación a la misma.

   4. Mediante Resolución 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró improcedente la oposición formulada por la sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. y, denegó de oficio el registro de la marca de producto “REY DEL MAR” (denominativa) solicitada por PESQUERA DIAMANTE S.A., sobre la base del registro previo de la marca “EL SOBERANO DEL MAR” (denominativa), para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a favor de Inversiones Jesús del Mar S.R.L.

   5. El 20 de marzo de 2009, PESQUERA DIAMANTE S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009.

   6. Mediante Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009 que denegó el registro de la marca de producto “REY DEL MAR” (denominativa) solicitada por PESQUERA DIAMANTE S.A.

   7. El 16 de febrero de 2010, la sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A., presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 2946-2009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009; y, 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009.

   8. El 11 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

   9. El 30 de julio de 2012, mediante Sentencia signada como Resolución Número Ocho, el Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por PESQUERA DIAMANTE S.A.

   10. El 7 de febrero de 2013, PESQUERA DIAMANTE S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de julio de 2012.

   11. Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

       -Cómo debe analizarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes.

       1. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

   12. La sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

       - Alega que la Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009 atenta contra los principios del debido procedimiento entre los cuales considera que se ha vulnerado el principio de uniformidad.

       - Afirma que: “no existe similitud conceptual entre las palabras REY y SOBERANO en tanto que la Real Academia de la Lengua Española le da un significado distinto a la palabra soberano ´es el que ejerce soberanía´ y rey ´significa ´príncipe o monarca soberano de un estado´ siendo que uno es atributo de otro mas no significan lo mismo”.

       2. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

   13. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

       - Afirma que “(…) para el presente caso, el consumidor analizará el signo REY DEL MAR cotejándolo con el recuerdo que posee de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR, dejándose llevar por la impresión general de las marcas”.

       - Señala que: “(…) existe identidad conceptual entre los signos en cuestión ya que analizados en conjunto, conforme lo haría un consumidor medio, presentan una evidente semejanza conceptual ya que ambos evocan la idea de una autoridad en cuestiones relacionadas con productos provenientes del mar, ambos se refieren a algún “rey” soberano” o “monarca” del mar, como ocurre con los signos en conflicto”.

       - Argumenta que: “(…) lo que realmente opera como determinante en el examen comparativo entre dos signos, es el aspecto de conjunto de las marcas, pues como ya hemos referido, el consumidor toma decisiones en el mercado dejándose llevar por el impacto que la marca deja en su percepción e integridad”.

       - Comenta que: “si el contenido ideológico o conceptual de los signos es de conocimiento generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo puede ser de aplicación preferente sobre los otros aspectos”.

       - Alega que: “pese a que los signos en cuestión presentan diferencias gráfico fonéticas por la presencia de la palabra “rey” en el caso del signo solicitado a registro y “soberano” en el caso de la marca registrada, dicho criterio de diferenciación se diluye debido a que ambas palabras aluden a un mismo concepto”.

       - Afirma que: “(…) es evidente entonces la semejanza conceptual de las frases bajo análisis, la cual definitivamente podría inducir a error a los consumidores llevándolos a pensar que ambos signos, al evocar un mismo concepto, le pertenecen a un mismo empresario, lo cual resulta falso”.

       - Precisa que: “(…) si dos signos son semejantes, no solo se debe tener en cuenta la semejanza o parecido entre los signos, sino también se deberá tener en cuenta si los signos se encuentran dirigidos a identificar los mismos productos. Mientras mayor sea la similitud de los productos que identifican los signos, mayor será el riesgo de confusión que podría generarse en los consumidores”.

       - Afirma que: “(…) además de la semejanza conceptual entre los signos bajo análisis, encontramos que también existe identidad entre los productos que identifican en el mercado. Así, el signo REY DEL MAR pretende identificar conservas de pescado de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, al igual que la marca EL SOBERANO DEL MAR que identifica entre otros productos, conservas de pescado pertenecientes a la misma clase”.

       - Manifiesta que: “la semejanza conceptual del signo REY DEL MAR y de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR, sumando a la identidad de productos que identifican (conservas de pescado) definitivamente induce al consumidor a un riesgo de confusión indirecta respecto al origen empresarial de los productos identificados con ambas marcas”.

       - Concluye que: “resulta totalmente impertinente que la demandante pretenda sustentar su demanda en la existencia de similitud de registros de marca ajenos al presente proceso”.

       3. Sentencia de Primera Instancia.

   14. El Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “el Tribunal del INDECOPI, luego de efectuar el examen comparativo de los signos confrontados, determina que en el aspecto conceptual, los signos REY DEL MAR (signo solicitado) y SOBERANO DEL MAR (marca registrada), suscitan un impacto semejante que a su vez...