PROCESO 195-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 195-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.

Marca: W (mixta).

Demandante: STARWOOD HOTELS RESORTS WORLDWIDE INC.

Proceso interno: 573-2012-0-1801-JR-CA-07.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 573-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 573-2012-0-1801-JR-CA-07.

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: STARWOOD HOTELS RESORTS WORLDWIDE INC.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

Hechos.

* El 13 de agosto de 2010, Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. (en adelante, Starwood Hotels) solicitó el registro de la marca W (mixta) para distinguir "papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta" en la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 17 de septiembre de 2010, se publicó el extracto de la solicitud de registro, sin que fuera presentada ninguna oposición.

* El 6 de enero de 2011, mediante Resolución 185-2011/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó de oficio el registro del signo solicitado W (mixto) por considerar que no es distintivo.

* El 31 de enero de 2011, Starwood Hotels presentó recurso de apelación contra la Resolución 185-2011/DSD-INDECOPI.

* El 18 de noviembre de 2011, mediante Resolución 2564-2011/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 185-2011/DSD-INDECOPI.

* El 25 de enero de 2013, Starwood Hotels interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2564-2011/TPI-INDECOPI.

* El 16 de julio de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Starwood Hotels.

* Mediante escrito de 31 de julio de 2014, Starwood Hotels interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 16 de julio de 2014.

* El 1 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

STARWOOD HOTELS interpuso demanda en la que manifiesta que:

* La marca solicitada es distintiva para distinguir productos en la Clase 16. La letra W está revestida de una configuración particular que le confiere distintividad al ser una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista.

* El público identifica a la marca W (mixta) con un origen empresarial determinado, tanto para distinguir los servicios de hotelería en la Clase 43 como los productos comprendidos en la Clase 16, ya que W (mixta) es una marca renombrada de hoteles de alta categoría, que forma parte de la cadena hotelera Starwood Hotels & Resorts Worldwide, que cuenta con hoteles en diversos países en el mundo.

* El signo W (mixto) goza de protección por el derecho de marcas en países de la Comunidad Andina y en diversos países a nivel mundial, ya que se encuentra registrado sólo o con otros elementos en numerosos países del mundo, incluyendo a los miembros de la Comunidad Andina. Adicionalmente, la marca se encuentra registrada en Perú, en una versión mixta, en las Clases 36 y 43.

Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que:

* El signo W (mixto) solicitado por Starwood Hotels carece de distintividad, puesto que la letra W es sólo una letra del abecedario, que figura en mayúscula y en líneas gruesas, sin contar con una grafía especial ni con elementos adicionales que le otorguen alguna aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado.

* La marca W (mixta) no es notoria, dado que no existe ningún procedimiento administrativo en el cual dicha condición haya sido invocada, probada y declarada por el INDECOPI.

* Finalmente, cabe recordar que el procedimiento de registro de marcas no se subordina al análisis llevado a cabo en otros procedimientos ni tampoco al registro concedido en otros países.

Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

* El signo W (mixto) sólo está conformado por la presencia de una letra simple, siendo irrelevante para determinar su distintividad el tamaño de los trazos, ya que no genera en el consumidor una impresión particular que le permita distinguir los productos que se brindan en el mercado, no existiendo peculiaridad alguna que lo haga distintivo.

* Respecto a la notoriedad invocada, ésta debía ser probada por quien la alega y, en el caso concreto, Starwood Hotels no logró acreditar la veracidad de sus afirmaciones en dicho extremo.

* Asimismo, respecto a la afirmación relativa a que la marca W (mixta) cuenta con registro en otros países de la Comunidad Andina, la Administración se encuentra facultada a realizar el examen de registrabilidad en cada caso en concreto en virtud a lo establecido en el artículo 150 de la Decisión 486, por lo que el hecho de que se haya resuelto con anterioridad no influye en las decisiones de la Administración.

Argumentos del recurso de apelación.

* STARWOOD HOTELS presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando lo siguiente:

* La sentencia dictada no tuvo en consideración el precedente administrativo de observancia obligatoria contemplado en la Resolución...