PROCESO 194-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 194-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 136 literal a) de la misma Decisión.

Marca: BEBELAC (mixta).

Actor: sociedad ECKERD PERÚ S.A.

Proceso interno 07684-2012-0-1801-JR-CA-02.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince.

VISTOS:

El 23 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú solicitando la Interpretación Prejudicial de los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno;

El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad ECKERD PERÚ S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, República del Perú.

Tercero interesado: sociedade N.V. NUTRICIA

Hechos.

* El 15 de junio de 2010, la sociedad ECKERD PERÚ S.A. (antes Droguería Los Andes S.A.), solicitó el registro como marca del signo "BEBELAC" (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial: leche y lácteos.

* La solicitud de registro, se ejerce en virtud al derecho de preferencia para registrar el signo BEBELAC en la Clase 29, ya que mediante Resolución 1236-2010/TPI-INDECOPI, se confirmó la cancelación total por falta de uso de la marca BEBELAC (certificado 78788) inscrita para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 2 de julio de 2010, se publicó el extracto de la solicitud en el diario oficial "El Peruano".

* El 9 de agosto 2010, la sociedad N.V. NUTRICIA, formuló oposición sobre la base del registro de su marca "BEBELAC" (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Por Resolución 0949-2011/CSD-INDECOPI de 25 de abril de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por N.V. Nutricia y denegó el registro solicitado.

* El 25 de mayo de 2011, ECKERD PERÚ S.A. formuló recurso de apelación contra lo resuelto mediante Resolución 0949-2011/CSD-INDECOPI.

* Mediante Resolución 1348-2012/TPI-INDECOPI de 3 de agosto de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió el recurso de apelación formulado y confirmó lo resuelto mediante Resolución 0949-2011/CSD-INDECOPI.

* El 9 de noviembre de 2012, ECKERD PERÚ S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa, peticionando la nulidad de la Resolución 1348-2012/TPI-INDECOPI.

* Mediante Sentencia número Diez de 20 de noviembre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demandada incoada.

* La sociedad ECKERD PERÚ S.A. interpuso recurso de apelación.

* La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número Cuatro de 2 de junio de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda.

* La sociedad ECKERD PERÚ S.A., presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

* La interpretación efectuada vacía de contenido el derecho de preferencia contemplado en el artículo 168 de la Decisión 486, pues de ningún modo esta figura implica que a quien se le canceló la marca continúe siendo protegido, debiendo priorizarse el derecho de quien interpone la solicitud de cancelación del signo.

* Asimismo, el análisis contenido en el acto impugnado, vulneraría el principio de uso obligatorio de la marca.

* De igual manera, dicha interpretación constituiría una vulneración al principio de especialidad, pues se concluyó la existencia de un posible riesgo de confusión, a pesar de que los productos que distinguen las marcas en conflicto se encuentran contenidos en clases distintas de la Nomenclatura Oficial; máxime si en el caso concreto no se aprecia la existencia de una marca notoria.

Argumentos de la contestación a la demanda.

* El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

* El derecho de preferencia al registro de un signo, no supone el registro automático del mismo; pues subsiste la necesidad de que la Autoridad realice el examen de registrabilidad del signo solicitado; ello, con la finalidad de verificar si éste no afecta derechos preexistentes.

* Si bien la demandante obtuvo una resolución favorable con motivo de la acción de cancelación de registro por falta de uso que interpuso contra la marca "BEBELAC" registrada a favor de la N.V. NUTRICIA en la Clase 29 de la Nomenclatura Oficial, sin embargo, ésta no tomó en cuenta que en la Clase 5 de la Nomenclatura Oficial, se mantenía registrada la marca "BEBELAC" también a favor de la firma N.V. NUTRICIA. Atendiendo a esta circunstancia la marca fue denegada.

* Contrariamente a lo argumentado por la demandante, en el caso concreto no existió vulneración al principio de especialidad, sino una aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. El Tribunal analizó la vinculación entre los productos, que si bien se encuentran comprendidos en clases distintas, se estaría ante productos alimenticios para bebés de la Clase 5, por un lado, y ante leche y productos lácteos de la Clase 29, por otro.

Tercero interesado.

* El Tercero interesado, N.V. NUTRICIA, contestó la acción postulada sobre la base de los siguientes argumentos:

* El derecho de preferencia contenido en el artículo 168 de la Decisión 486 no concede a quien cancela una marca en forma automática la concesión de la misma, tan solo le concede un derecho preferente desde la presentación de la solicitud de cancelación de la marca hasta los tres meses siguientes a la fecha en que quedó firme la resolución que dispuso la cancelación.

* La solicitud presentada al amparo de lo dispuesto por el artículo 168 de la Decisión 486 será sometida como toda solicitud de registro de marca al examen de registrabilidad. En el caso en concreto se determinó que la marca solicitada se encontraba incursa en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 del mencionado cuerpo normativo.

* Agregó que los productos distinguidos con las marcas en litigio sí guardan conexión competitiva, asimismo cuentan con medios de publicidad idénticos o similares, con uso conjunto o complementario de productos y con una similar finalidad.

* Finalmente, señala que las marcas vistas en su conjunto y en forma simultánea desde el punto de vista del consumidor, resultan ser confundibles a nivel gráfico, fonético y semántico.

Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

* De la revisión del acto administrativo impugnado, no se advierte que se haya vulnerado el derecho preferente de la accionante al registro de la marca, máxime si se aprecia que en el texto de la resolución se ha afirmado que ésta ostenta el derecho preferente al registro.

* La cancelación del registro de la marca BEBELAC en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza no afecta la vigencia de la marca BEBELAC, sobre la cual no se presentó solicitud de cancelación alguna.

* El signo solicitado tiene identidad con el registrado en la clase distinta (Clase 5 de la Nomenclatura Oficial), asimismo, debe tomarse en consideración que la Nomenclatura Internacional de la Clasificación Internacional de Niza es un referente de orden de marcas, pero ello no implica la autonomía de cada clase.

* Existe riesgo de confusión por parte del consumidor y por tanto no resultaría factible su coexistencia en el mercado.

Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

* La sociedad Eckerd Perú S.A., presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, alegando que:

* Existe una vulneración al derecho de preferencia que no es considerado por el juzgador, quien desvirtúa la naturaleza del derecho de preferencia.

* Los argumentos destinados a cuestionar la violación al principio de uso obligatorio de la marca, no vulneran el principio de congruencia procesal, por lo que resulta válida la revisión judicial de dicho extremo.

* Los productos identificados con la marca solicitada en la Clase 29 de la Nomenclatura Oficial se encuentran en diferente clase y tienen naturaleza completamente distinta a los productos de la marca registrada "BEBELAC" en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, atendiendo a ello y partiendo de un análisis errado se vulnera el principio de especialidad.

Fundamentos jurídicos de la contestación del recurso de apelación.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

Solicitud del Juez consultante.

* El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

- Si al obtener la cancelación de un registro, el derecho de preferencia da...