PROCESO 193-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 193-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. Marca: “Clube Chocolate” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00319-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1166 de 23 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00319-00.

El Auto de 4 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda.

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

      República de Colombia.

      Tercero interesado: Básico S.A.

   2. Antecedentes:

   1. El 29 de diciembre de 2005, Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro del signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo), para distinguir servicios de “comercialización, importación y exportación al mayor y al detalle de productos tales como: artículos de bisutería, joyería, piedras preciosas; relojería; artículos de metales preciosos y sus aleaciones o de chapado no comprendidos en otras clases, productos en cuero tales como: bolsos, morrales, correas, billeteras, cartucheras, maletines, mochilas, estuches, maletas; ropa formal e informal para damas, caballeros, niños y niñas; blusas, camisas, vestidos, pantalones, camibusos, cachuchas, corbatas, chamarras, bermudas, bóxer, sudaderas, chaquetas, ropa deportiva, zapatos deportivos, zapatos formales e informales, sandalias, sombreros, camisetas, medias, ropa interior, ropa para bebés y en general todo lo que tenga que ver con prendas de vestir para damas, caballeros, niños y niñas” en la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 561 de 2006, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros.

   3. El 26 de julio de 2006, mediante Resolución 19564, la División de Signos Distintivos de la SIC, denegó el registro del signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues el signo solicitado era confundible con la marca CH CHOCOLATE (mixta) previamente registrada a favor de Básicos S.A. para distinguir “Indumentaria de todo tipo, confecciones y calzado” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Dentro del plazo oportuno, Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 31694 de 27 de septiembre de 2007 y 39707 de 29 de noviembre de 2007, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 19564 de 26 de julio de 2006.

   5. Dentro del plazo legal, Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 19564, 31694 y 39707, todas ellas dictadas por la SIC. La demanda fue admitida a trámite el 17 de junio de 2008.

   6. El 12 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   7. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      – El signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) es un signo denominativo compuesto, conformado por el vocablo CHOCOLATE, que no tiene significado en el contexto de la clase internacional en que se solicita su registro, y por la expresión CLUBE, que lo dota de la suficiente distintividad respecto de la marca CH CHOCOLATE (mixta) previamente registrada.

      – El signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) es suficientemente distintivo fonéticamente de la marca CH CHOCOLATE (mixta), pues no existe coincidencia en el número de sílabas que los conforman, no poseen la misma sílaba tónica y difieren en la ubicación y número de vocales.

      – Gráficamente, ambos signos son distintos, en tanto que CLUBE CHOCOLATE (denominativo) es un signo meramente denominativo, mientras que CH CHOCOLATE (mixta) posee elementos gráficos propios, que permiten su diferenciación por parte del consumidor.

      – La SIC erró al denegar el registro del signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) al considerar que no es lo suficientemente distintivo por contener la expresión CHOCOLATE, pues dicha expresión ha sido utilizada en varias ocasiones para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual su uso no es exclusivo de un solo empresario.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   8. La SIC contestó la demanda de forma extemporánea.

   9. Básicos S.A. no contestó la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   10. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar esencial en el caso particular. Procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

   3. Constitución de marcas con palabras de uso común (Chocolate), palabras en idioma extranjero (Clube) y las marcas de fantasía.

   4. Conexión competitiva entre productos y servicios de la Clase 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   11. En el presente caso, Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. solicitó el registro del signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue denegado de oficio por la existencia de la marca registrada CH CHOCOLATE (mixta), por lo que se hará referencia al tema del riesgo de confusión.

   12. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2]

       Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

       El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

       La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

       La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u...