PROCESO 193-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 193-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g); 136 literal h); 137 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: EBEL INTERNATIONAL LIMITED. Marca: ESIKA.COM FINANZAS PARA MICROEMPRESARIAS (mixta). Expediente Interno: 5478-2011-0-1801-JR-CA-14.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 5478-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 23 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5478-2011-0-1801-JR-CA-14.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: EBEL INTERNATIONAL LIMITED

      Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

      Tercero Interesado: CARLOS MANUEL SALINAS DAGNINO

   2. Hechos:

   1. El 29 de diciembre de 2008, CARLOS MANUEL SALINAS DAGNINO solicitó el registro de la marca ESIKA.COM FINANZAS PARA MICROEMPRESARIAS (mixta) para distinguir “seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios incluido su asesoría” de la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 30 de julio de 2009, EBEL INTERNATIONAL LIMITED formuló oposición sobre la base de la marca ÉSIKA CENTER (mixta) de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 950-2010/CSD-INDECOPI de 16 de abril de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado.

   4. El 11 de mayo de 2010, EBEL INTERNATIONAL LIMITED interpuso recurso de reconsideración.

   5. Mediante proveído de 17 de agosto de 2010, la Comisión de Signos Distintivos señaló que el referido escrito debió ser calificado como uno de apelación.

   6. Mediante Resolución 1395-2011/TPI-INDECOPI de 8 de julio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 950-2010/CSD-INDECOPI de 16 de abril de 2010, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado.

   7. El 14 de octubre de 2011, EBEL INTERNATIONAL LIMITED interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1395-2011/TPI-INDECOPI.

   8. Mediante sentencia de 4 de julio de 2013, el Décimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda.

   9. El 6 de agosto de 2013, EBEL INTERNATIONAL LIMITED interpuso recurso de apelación.

   10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicita interpretación prejudicial en los siguientes términos:

       1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos no vinculados de clases diferentes distinguidos por signos idénticos o semejantes.

       2. Análisis a realizarse a fin de determinar la notoriedad de una marca, conforme a los criterios previstos en el artículo 228 de la Decisión 486.

       3. Supuestos de mala fe que impidan el registro de una marca

       .

   3. Argumentos de la demanda:

   11. La demandante EBEL INTERNATIONAL LIMITED señaló lo siguiente:

       - Es titular de la marca notoria ÉSIKA CENTER (mixta) de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

       - Existe conexión competitiva entre los servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

       - La marca registrada pertenece a una familia de marcas constituida por la denominación ÉSIKA.

       - El solicitante ha actuado de mala fe y ha tenido la intención de perpetrar actos de competencia desleal, de conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486.

       - “La mala fe del solicitante se plasma, ya que no nos encontramos frente a una coincidencia, sino a una copia de la marca ÉSIKA, la cual no es casual (…). Tan es así que el servicio que ofrece el solicitante se confunde con nuestros servicios (…). Tal como se aprecia de la página principal de la mencionada web, la misma que principalmente coloca figuras femeninas para promocionar dicha web con lo que evoca el concepto de ÉSIKA, la misma que se encuentra dirigida a mujeres que desean adquirir los productos e iniciar un negocio con la venta de los mismos”.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   12. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

       - Defiende la legalidad de la Resolución 1395-2011/TPI-INDECOPI, mediante la cual se declaró infundada la oposición y se otorgó el registro del signo solicitado.

       - No existe conexión competitiva entre los servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

       - No se ha acreditado la notoriedad de la marca alegada, ni la mala fe. No existen indicios de la intención de perpetrar un acto de competencia desleal.

   13. El tercero interesado CARLOS MANUEL SALINAS DAGNINO ha manifestado lo siguiente:

       - Es titular de la marca ESIKA.COM (Certificado 40458) en las Clase 36 y 41 de la Clasificación de Niza.

       - No existe conexión competitiva entre los servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación de Niza.

       - No se ha acreditado la notoriedad de la marca alegada, ni la mala fe. No existen indicios de la intención de perpetrar un acto de competencia desleal.

   5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   14. El Juzgado declaró infundada la demanda por considerar que: La prelación en los registros por sí sola no acredita la condición de notoriedad de la marca; EBEL no acredita la condición de marca notoriamente conocida respecto de la marca ÉSIKA. Las marcas tienen como destinatarias diferentes tipos de consumidores, por lo que no existe riesgo de confusión. Se ha determinado una prelación registral de la marca ESIKA.COM a favor del codemandado.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   15. La demandante presentó recurso de apelación reiterando lo señalado en su demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   16. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y d) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 136 literal d) por no ser pertinente para la resolución del presente caso. Por lo tanto se interpretarán los artículos 136[1] literal a) y 224[2] de la Decisión 486; y, de oficio, los artículos 134[3] literales a), b) y g), 136[4] literal h), 137[5] y 228[6] de la Decisión 486.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   17. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

   2. Comparación entre signos mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

   3. La marca notoria. Su prueba.

   4. Conexión competitiva entre los servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. Familia de marcas constituida por la denominación ÉSIKA.

   6. Mala fe e intención de perpetrar actos de competencia desleal, de conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

   18. En el presente caso, CARLOS MANUEL SALINAS DAGNINO solicitó el registro de la marca ESIKA.COM FINANZAS PARA MICROEMPRESARIAS (mixta) para distinguir servicios[7] de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. EBEL INTERNATIONAL LIMITED formuló oposición sobre la base de su marca ÉSIKA CENTER (mixta) que distinguen servicios[8] de Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   19. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[9]

       Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo...