PROCESO 193-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 193-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA. Actor: PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. Proceso Interno: Nº 2000-06608.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en fecha 19 de septiembre de 2005, relativa a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2000-06608.

El auto de 12 de enero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1431, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   El 8 de junio de 1994, la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. presentó la solicitud de patente de invención de PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA radicada bajo el expediente Nº 94-024537, que contenía 11 reivindicaciones. El solicitante desistió de las reivindicaciones 7, 8 y 10 quedando de esta manera delimitada la invención a las reivindicaciones 1 a 6, 9 y 11. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 423 de 19 de octubre de 1995. El señor José Luis Reyes Villamizar presentó observación que fue negada por la Superintendencia por considerarla extemporánea.

   El 15 de agosto de 1996 se incluyeron dos nuevas reivindicaciones, Nos. 12 y 13 y, según se argumenta, “ …por un error involuntario, fueron incluidas en este capítulo reivindicatorio modificado las reivindicaciones Nos. 7, 8 y 9 (sic) ya previamente desistidas”. La Superintendencia aceptó el “… nuevo capítulo reivindicatorio en lo relativo a las reivindicaciones 1 a 6, 9, 11, 12 y 13 pero no aceptó las reivindicaciones 7, 8 y 9 (sic) … Quedó así delimitada la invención a las reivindicaciones 1 a 6, 9, 11, 12 y 13”.

   Por Resolución Nº 00112 de 18 de enero de 2000 el Superintendente de Industria y Comercio negó “… el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a ‘Pirazolopirimidinonas para el Tratamiento de la Impotencia’. PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. interpuso recurso de reposición que fue resuelto, también por el Superintendente de Industria y Comercio, por Resolución No. 10169 de 16 de mayo de 2000, confirmando la Decisión contenida en la Resolución impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa”.

3. Fundamento Jurídico de la demanda

   La actora, después de hacer un resumen de la historia del Sindenafil, indica que la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la patente de invención de ‘Pirazolopirimidinonas para el Tratamiento de la Impotencia’ violó los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 y el artículo 27 del ADPIC.

   En la primera parte de su demanda explica lo que entiende por segundos usos; posteriormente, al referirse al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, dice que éste “…establece una regla permisiva y amplia a favor de la patentabilidad de todos los inventos, incluidos los nuevos usos…”. Indica que: “No obstante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no considera que las normas del ADPIC sean jerárquicamente superiores, sí admite la conveniencia lógica de interpretar las normas comunitarias de una manera consistente con dicho tratado internacional, evidentemente con el fin de evitar conclusiones que creen conflictos entre los dos sistemas multilaterales (el comunitario y el de la OMC)…”. Sobre el artículo 27 numeral 1 del ADPIC sostiene que: “… es una regla general y por tanto, ateniéndonos a los principios universales de la interpretación jurídica, debe interpretarse de manera extensiva y por consiguiente a favor de la patentabilidad, mientras que las posibles exclusiones contenidas en los ordinales 2 y 3 del Art. 27, al ser reglas de excepción, deben ser interpretadas de manera restrictiva …”; continúa diciendo que: “De lo anterior, la única forma de intentar concluir que los segundos usos no son patentables bajo las obligaciones del ADPIC, es interpretar que los mismos no son inventos, o alternativamente, que no son procedimientos (como lo pretende la SIC en las resoluciones impugnadas). Ambas de estas interpretaciones innegablemente son restrictivas, y por tanto inaceptables bajo el contexto, objeto y fin del Art. 27.1 del ADPIC … conviene resaltar que, al igual que la mayoría de las legislaciones contemporáneas (como es el caso de la norma andina), el ADPIC no contiene una definición del término ‘invento’ o de ‘procedimiento’ que permita delimitar el contenido de lo que es o no patentable de forma expresa. Siguiendo la tendencia de estas legislaciones, el ADPIC se limitó a proporcionar una lista taxativa de aquella materia que los países miembros podrán excluir del campo de la patentabilidad, dejando entrever que aquella materia que no estaba incluida en tal lista debería ser patentable si reúne los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”. Incluye en el texto de demanda una parte de un trabajo del Profesor Thomas Cottier.

   Sobre la opinión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI dice que ésta: “… se ha manifestado de manera categórica en contra de la exclusión ciega de los segundos usos. Durante la negociación de la recientemente aprobada Decisión 486… buscaba cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por los cinco países miembros bajo el ADPIC …”.

   Respecto a la violación del artículo 1 de la Decisión 344 sostiene: “El término ‘procedimientos’ del Art. 1 de la Decisión 344 indudablemente incluye a los llamados usos; la interpretación que hace la SIC del término ‘Procedimientos’ es excesivamente restrictiva, ignora la doctrina, y no guarda relación con el espíritu del Art. 1 de la Decisión 344, ni con las obligaciones internacionales que ha contraído Colombia”. Dice que: “Al igual que el Art. 27.1 del ADPIC, el Art. 1 de la Decisión 344 es una regla general y permisiva que obra a favor de la patentabilidad”.

   Manifiesta también la violación del artículo 16 de la Decisión 344, diciendo: “La función del Art. 16 de la Decisión 344 es la de impedir el doble patentamiento, mas no la de prohibir ciegamente la patentabilidad de los segundos usos; la interpretación que hace la SIC del Art. 16 no es sistémica, ni toma en cuenta la naturaleza de su función, ni las obligaciones internacionales que ha contraído Colombia”. Sobre la Resolución Nº 10169 manifiesta: “Los comentarios de la SIC sugieren dos conclusiones. Primero, el Art. 16 de la Decisión 344 como tal no excluye la patentabilidad de los usos en general (aunque tampoco lo admite). Segundo, con base en la primera conclusión, la SIC considera que solamente la reivindicación 6 … viola el Art. 16, en tanto reclama específicamente un producto caracterizado por el nuevo uso. La SIC mantiene silencio sobre las reivindicaciones restantes, lo cual sugiere que las mismas no estarían violando el Art. 16, sino aparentemente, al reclamar el uso como tal, no serían objeto de la prohibición plasmada en este artículo (pero sí del Art. 1 de acuerdo a su interpretación)”. También dice: “El punto que aquí tratamos es por tanto bastante simple y puede sintetizarse manifestando que la regla general se debe aplicar extensivamente (es decir, el derecho de patentar contenido en el Art. 1 de la Decisión 344) y la prohibición (como la contenida en el Art. 16 de la Decisión 344) debe ser aplicada restrictivamente”. A continuación realiza un análisis de una posible interpretación extensiva o intensiva del artículo 16 y llega a la conclusión de que “… después de un análisis literal riguroso del artículo 16 de la Decisión 344, hemos visto como la opción interpretativa correcta es la de considerar su texto como una implicación intensiva”. Argumenta sobre el mismo aspecto, que: “Sin embargo … bajo una interpretación sistemática también queda claro que ante las dos posibilidades de interpretar el artículo 16 de la Decisión 344, hay que elegir la intensiva y no la extensiva, porque es la menos restrictiva al ser la que excluye menos casos de la regla general de patentabilidad establecida por el artículo 1. En otras palabras, aceptando que en este caso tienen importancia la interpretación sistemática y la literal y, según la correcta aplicación de ambas, se concluye que hay que interpretar el artículo 16 de la Decisión 344 en el sentido de que se deniega la patente de segundo uso cuando sólo se reivindique el segundo uso; pero que debe otorgarse la patente por segundo uso cuando a esta reivindicación, concluya también en el caso de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Decisión 344”.

   Sobre el mismo artículo 16, manifiesta que éste: “… impide patentar meros descubrimientos científicos que carezcan de aplicación industrial e impide otorgar una patente por el mero hecho de determinar los fundamentos científicos de un determinado fenómeno. Por el mismo motivo, la...