PROCESO 192-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 192-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de consultante, del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 190, 191 y 192 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04481-2012-0-1801-JR-CA-01. Demandante: TIENDAS PERUANAS S.A. Marca denominativa OECHSLE.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio 4481-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 23 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 26 de febrero de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Apelante: TIENDAS PERUANAS S.A.

   Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÙBLICA DEL PERÚ.

   TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 25 de junio de 2008, la sociedad REESTRUCTURADORA DE EMPRESAS S.A., solicitó el registro como marca del signo denominativo OECHSLE, para amparar los siguientes servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “construcción; reparación; servicios de instalación”.

   2. El 03 de noviembre de 2008, mediante contrato de cesión de derechos expectaticios, la sociedad REESTRUCTURADORA DE EMPRESAS S.A. transfirió a favor de la sociedad TIENDAS PERUANAS S.A., la titularidad de sus derechos sobre el procedimiento del registro de marcas. Dicha cesión fue aceptada por el INDECOPI el 17 de diciembre de 2008.

   3. El 17 de diciembre de 2008, el señor TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG, formuló oposición sobre la base de su nombre comercial denominativo TOMAS OECHSLE, utilizado en relación con los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “actividades económicas relacionadas con la ejecución y asesoría para la ejecución de obras de instalación (instalaciones sanitarias, eléctricas, de mobiliario), de mantenimiento y pintura (de pisos, paredes, puertas, etc.) y remodelación y reparación de inmuebles”.

   4. El 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 2497-2009/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y en consecuencia otorgó el registro solicitado.

   5. El 30 de septiembre de 2009, el señor TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG, presentó recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo.

   6. El 13 de septiembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 1989-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundado el recurso y en consecuencia denegó el registro solicitado.

   7. El 13 de octubre de 2010 la sociedad TIENDAS PERUANAS S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   8. El 02 de abril de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0527-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que denegó el registro solicitado.

   9. La sociedad TIENDAS PERUANAS S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución.

   10. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Diez de 14 de noviembre de 2013, declaró infundada la demanda.

   11. La sociedad TIENDAS PERUANAS S.A., presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia.

   12. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   13. Manifiesta, que el opositor no acreditó el uso real, efectivo, continuo y actual del nombre comercial TOMAS OECHSLE.

   14. Indica, que los servicios de negocios inmobiliarios (corretaje inmobiliario) que identificaría el presunto nombre comercial TOMAS OECHSLE (Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza), carecen de conexión competitiva con los servicios de construcción, reparación, servicios de instalación que identifica la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que estamos en presencia de una persona natural que de ninguna manera podría dedicarse a construir inmuebles, ya que su actividad es exclusivamente el corretaje inmobiliario. Por lo tanto, los productos que amparan los signos en conflicto resultan diferentes en cuanto a su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público usuario al que van dirigidos; se configura la coexistencia de marcas.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte del INDECOPI.

   15. Señala, que durante el procedimiento administrativo se aportaron pruebas suficientes para acreditar el uso real, efectivo, continuo y actual del nombre comercial TOMAS OECHSLE. Incluso, se aportaron pruebas con relación al uso en actividades de remodelación, reparaciones e instalaciones, que son precisamente algunos de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado.

   16. Arguye, que los signos en conflicto son confundibles entre sí, no sólo porque se configura el riesgo de la conexión competitiva, sino también por la coincidencia que existe en el empleo de la denominación relevante OECHSLE.

       Por parte del señor TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG.

   17. Argumenta, que ha quedado suficientemente demostrado el uso real, efectivo, continuo y actual del nombre comercial TOMAS OECHSLE, por lo que el INDECOPI obró ajustado a derecho al denegar el registro solicitado.

   18. Sostiene, que el demandante ha realizado una campaña publicitaria en relación con las extintas tiendas OECHSLE, negocio que fue fundado por su abuelo en 1889.

   19. Adiciona, que entre los signos en conflicto existe conexión competitiva.

       3. Sentencia de primera instancia.

   20. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Diez de 14 de noviembre de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que el material probatorio demostró suficientemente el uso real, efectivo, continuo y actual del nombre comercial TOMAS OECHSLE. Así mismo al efectuar el examen de riesgo de confusión por la presencia de conexión competitiva, salta a la vista que el signo solicitado confunde indirectamente al consumidor.

       4. Recurso de apelación.

   21. La sociedad TIENDAS PERUANAS S.A. en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionó, que frente al riesgo de conexión competitiva, tanto el A quo como el INDECOPI, omitieron constatar que se emplean diferentes canales de comercialización así como la particularidad del público al que van dirigidos los servicios “(…) no se ha evaluado que mientras el signo solicitado está vinculado con la oferta directa de servicios de construcción, reparación e instalación destinado a la edificación, reparación e instalación de inmuebles y demás objetos, el signo opositor identifica únicamente servicios de intermediación inmobiliaria, dirigidos a un público conformado por aquellas personas que desean simplemente comprar o vender inmuebles, careciendo de vinculación con los mencionados servicios que identificaría el signo solicitado”.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   22. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal b) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1. Criterios para determinar el riesgo de confusión indirecta entre un signo denominativo y un nombre comercial, cuando los servicios que distinguen se encuentran vinculados y comparten un elemento del término denominativo (…)

       .

   23. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 190, 191, 192 de la Decisión 486.[1]

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. El ámbito de protección del nombre comercial. La fuerza de oposición en relación con el registro de marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

4. La...