PROCESO 191-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 191-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad TELEFÓNICA S.A. Marca: DÚO DE TELEFÓNICA (denominativa). Proceso interno Nº. 2008-00131.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El 22 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2008-00131;

El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: Sociedad TELEFÓNICA S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

   Hechos.

   1. El 7 de julio de 2006, la sociedad TELEFÓNICA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DÚO DE TELEFÓNICA (denominativo), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 567 de 31 de agosto de 2006.

   3. El 3 de octubre de 2006, la Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. presentó oposición sobre la solicitud anterior del signo ALÓ DÚO (denominativo) que busca distinguir servicios de telecomunicaciones comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y cuya solicitud de registro fue presentada el 27 de mayo de 2005, con anterioridad a la solicitud presentada por TELEFÓNICA S.A.

   4. Por Resolución Nº. 09337 de 30 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por la Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. y denegó el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA (denominativa) solicitada por la sociedad TELEFÓNICA S.A.

   5. El 10 de mayo de 2007, la sociedad TELEFÓNICA S.A. presenta recurso de reposición en subsidio de apelación.

   6. El recurso de reposición fue resuelto por medio de la Resolución Nº. 018528, de 26 de junio de 2007, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº, 09337 y, en consecuencia, declaró infundada la oposición presentada por Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., y concedió el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA (denominativa) a la sociedad TELEFÓNICA S.A.

   7. El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución Nº. 36320 de 31 de octubre de 2007, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio REVOCÓ la decisión contenida en la Resolución Nº. 18528 de 26 de junio de 2007 y confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº. 09337 de 30 de marzo de 2007.

   8. La sociedad TELEFÓNICA S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones materia de impugnación.

   9. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de octubre de 2013 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

      Argumentos jurídicos de la demanda.

   10. La sociedad TELEFÓNICA S.A., presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

   11. No existe riesgo de confusión entre los signos, dado que el término “DÚO” es descriptivo, al hacer referencia a la forma en la cual se presta el servicio a distinguir, por lo que dicho término no podía ser parte del cotejo al momento de compararse las marcas “DÚO DE TELEFÓNICA” y “ALÓ DÚO”.

   12. El término DÚO es uno de uso común en el ramo de las telecomunicaciones.

   13. La sociedad accionante, TELEFÓNICA S.A., tiene un derecho adquirido sobre el término TELEFÓNICA.

   14. Los términos “DÚO DE TELEFÓNICA” Y “ALÓ DÚO” presentan suficientes diferencias desde el punto de vista ortográfico, fonético, conceptual y gráfico, por lo que no son confundibles.

   15. Se violaron los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486, ya que al emitir la Resolución impugnada no se tomó en cuenta que para el cotejo de marcas no debe incluirse a los términos descriptivos, así como de la ausencia de similitud existente entre los signos en conflicto.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   16. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   17. Con la emisión de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486, por lo que los actos administrativos impugnados son válidos.

   18. En el cotejo de marcas se han aplicado las reglas para comprar signos distintivos denominativos, ya que se hizo un análisis conjunto, que concluyó que la marca solicitada no resultaba ser lo suficientemente distintiva, pudiendo crear confusión en el público consumidor.

   19. No se han violado los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 de la Decisión 486.

       Tercero interesado.

   20. No obra escrito de contestación de la Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., tercero interesado en el proceso.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   21. Que, los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   22. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   23. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   Solicitados: 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

   El Tribunal no interpretará el artículo 135 literales a) y b) por no ser aplicable al caso concreto.

3. CUESTIONES EN DEBATE.

   1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

   2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos.

   3. Términos descriptivos y de uso común en la conformación de signos.

   1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

   29. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado DÚO TELEFÓNICA (denominativo) es confundible con el signo sobre la base del cual se presenta la oposición ALÓ DÚO (denominativo), el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

   30. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente...