PROCESO 190-IP-2015

Emisor:Comisión de la Comunidad Andina
RESUMEN

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LOS ARTÍCULOS 14, 15, 25 Y 30 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA; CON FUNDAMENTO EN LA CONSULTA SOLICITADA POR LA SECCIÓN PRIMERA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, REPÚBLICA DE COLOMBIA. ACTOR: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. PATENTE DE INVENCIÓN: MÉTODOS Y SISTEMAS DE MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS. ... (ver resumen completo)

 
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PROCESO 190-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: Philip Morris Products S.A.

Patente de invención: Métodos y sistemas de marcación, seguimiento y autentificación de productos. Proceso Interno: 2010-00536-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1154 de 21 de abril de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00536-00.

El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. Antecedentes

    1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Philip Morris Products S.A.

      Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

    2. Hechos:

    3. El 8 de mayo de 2007, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó solicitud de patente para la invención denominada “MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS” ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

    4. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 581 de 31 de octubre de 2007 y contra ella no se presentó oposición alguna.

    5. El 21 de abril de 2008, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. solicitó que se efectuara el examen de patentabilidad de la invención, solicitud que fue resuelta por Oficio 0753, mediante el cual se otorgó un plazo de 60 días para responder las objeciones presentadas.

    6. El 20 de abril de 2009, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó un memorial con el fin de superar las objeciones propuestas.

    7. Mediante Resolución 58027 de 17 de noviembre de 2009, el Superintendente decidió denegar el privilegio de patente, aduciendo que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486.

    8. El 17 de diciembre de 2009 fue interpuesto el recurso de reposición contra la anterior Resolución, el recurso fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución 32143 de 23 de junio de 2010, y no accedió a la concesión del privilegio de patente solicitada.

    9. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó demanda, a fin de anular las citadas resoluciones administrativas.

    10. Mediante Auto de 17 de junio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso, a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    11. Argumentos de la demanda:

    12. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Se aplicaron de manera indebida los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486, al momento de apreciar erróneamente las reivindicaciones y la descripción de la solicitud.

      - En efecto, la patente solicitada no está dirigida a la protección de “usos” como erróneamente considera la Administración en las resoluciones acusadas aplicando indebidamente el artículo 14 de la Decisión 486. Si se analizan las reivindicaciones solicitadas, se puede observar que las reivindicaciones del sistema y método solicitadas, muestran una serie de pasos para solucionar un problema presentado en el arte previo.

      - En el aparte de las reivindicaciones se hace alusión a un método para la marcación, seguimiento y autenticación de bienes, pero no a un producto como erróneamente lo consideró la Administración.

      - Adicionalmente, “Queda demostrado que la Administración apreció erróneamente las reivindicaciones y descripción de la invención “métodos y sistemas para marcación, seguimiento y autenticación de productos” por cuanto la contribución de la invención al estado del arte se relaciona a un proceso industrial para la marcación y autenticación de bienes, pero nunca al soporte lógico expresado como tal”, por lo cual, el actor concluye que fue aplicado indebidamente el artículo 15 literal e) de la Decisión 486.

      - La Administración apreció erróneamente las reivindicaciones y la descripción de la patente solicitada por cuanto consideró que la misma no cumplía con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

      - Al respecto, el actor reitera que la solicitud debe analizarse bajo los ojos de una persona medianamente versada en la materia, y que no puede afirmarse la falta de claridad por haber elementos que el examinador no considera patentables.

      - Con relación al artículo 25 de la Decisión 486, el actor aduce que “la objeción de la Administración consistió principalmente en que si se reivindicaban independientemente dos métodos, uno de autenticación y otro de marcación, no podía cumplirse con el requisito de unidad de invención”. Es decir, que no cumplían con el principio de unidad de invención ya que ambas no generaban un único concepto inventivo, y por cuanto las reivindicaciones estaban referidas a diferentes objetos que no formaban parte de un único concepto inventivo. Sin embargo frente a lo anterior, la Superintendencia no tuvo en cuenta que dichos objetos están relacionados para generar el proceso de marcación o autenticación de bienes.

    13. Argumentos de la contestación a la demanda:

    14. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Las reivindicaciones son indefinidas al no ser posible determinar cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica. No se observa con claridad qué es lo nuevo que se pretende proteger.

      - Algunas de las reivindicaciones relacionadas con un “método”, se redactaron en secuencias para procesamiento de señal (datos), lo que no es patentable. Asimismo, los “usos” no son patentables.

      - No se cumple la unidad de la invención, ya que el pliego incluye al menos 9 grupos de reivindicaciones no enlazados por un concepto común.

      - La solicitud incluye unas secuencias lógicas de procesamiento de señal o información que son considerados soporte lógico como tal (software), por lo que resulta ser un caso no patentable.

      - El pliego afecta las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486, pues éste señala que se otorgarán patentes para las invenciones de producto o de procedimiento, donde no caben los usos.

  2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

    La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, procede la interpretación solicitada[1].

  3. CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. Los requisitos de la patentabilidad. Concepto de Estado de la técnica e implicancias del análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de la patente.

    2. Casos no patentables. El software. Los usos.

    3. Las reivindicaciones. El requisito de claridad.

    4. La unidad de la invención.

  4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. LOS REQUISITOS DE LA PATENTABILIDAD. CONCEPTO DE ESTADO DE LA TÉCNICA E IMPLICANCIAS DEL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO DE LA PATENTE.

    2. El presente caso versa sobre la denegación de una solicitud de patente presentada por Philip Morris Products S.A. denominada: “Métodos y sistemas para marcación, seguimiento y autentificación de productos”. La SIC decidió denegar el privilegio de patente, aduciendo que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486. El Tribunal considera que deben analizarse los requisitos de patentabilidad, el estado de la técnica y las implicancias del requisito de novedad y nivel inventivo de la patente.

    3. Dentro del Proceso 45-IP-2013, sobre la patente titulada DERIVADOS DE QUINAZOLINA INHIBIDORES DE SRC TIROSINA CINASA, este Tribunal ha señalado que:

      “Al respecto, si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

      El Tribunal, por su parte, ha manifestado que ‘el concepto de invención a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria’. (Proceso 21-IP-2000, caso: ‘DERIVADOS DE BILIS HUMANA’, publicado en la Gaceta Oficial 631 de 10 de enero de 2001).

      Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha señalado: ‘La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad...

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