PROCESO 19-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 19-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio del artículo 136 literal e) de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: RICARDO HEREDIA SILVA. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca. "DON RICARDO EL REY DE LAS HUEVERAS" y LOGOTIPO (mixta). Expediente Interno: 07545-2010-0-1801-JR-CA-03.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 7545-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 07545-2010-0-1801-JR-CA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: RICARDO HEREDIA SILVA

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 26 de octubre de 2009, el señor RICARDO HEREDIA SILVA solicitó el registro de la marca de servicio "DON RICARDO EL REY DE LAS HUEVERAS" y logotipo (mixta) para identificar servicios en la Clase 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados.

* El 10 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución 1931-2010/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro del signo solicitado, por la existencia previa de la marca denominativa LA CASITA DE RICARDO, bajo el certificado 54167.

* El 1 de marzo de 2010, el señor RICARDO HEREDIA SILVA interpuso recurso de reconsideración.

* El 2 de marzo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos calificó el escrito de fecha 1 de marzo de 2010 presentado por el señor RICARDO HEREDIA SILVA como un recurso de apelación.

* El 20 de agosto de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 1889-2010/TPI-INDECOPI procedió a confirmar la Resolución 1931-2010/DSD-INDECOPI de 10 de febrero de 2010, emitida por la Dirección de Signos Distintivos.

* El 6 de diciembre de 2010 el señor RICARDO HEREDIA SILVA presentó demanda contenciosa administrativa.

* El 8 de julio de 2011 el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa planteada.

* El 26 de noviembre de 2013, mediante Sentencia signada como Resolución Número Trece, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda planteada por el señor RICARDO HEREDIA SILVA.

* El 10 de diciembre de 2013, el señor RICARDO HEREDIA SILVA, presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Trece.

* Mediante providencia de 1 de agosto de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso y solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

+ ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para determinar la originalidad del elemento figurativo de un signo mixto de tal modo que sea capaz de determinar su impresión en conjunto?

+ ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer el riesgo de confusión entre un signo mixto y un signo denominativo que comparten un término común constituido por el nombre propio correspondiente a los titulares de ambos?

+ Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

* El señor RICARDO HEREDIA SILVA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que el signo "DON RICARDO" "EL REY DE LAS HUEVERAS" Y LOGOTIPO (mixto) no guarda similitud con la marca registrada "LA CASITA DE RICARDO" (denominativa), no existiendo riesgo de confusión para distinguir uno de otro por más que distingan servicios de restaurante o alimentación.

* Menciona que el titular del registro de la marca "LA CASITA DE RICARDO" (denominativa) don Ricardo Gutiérrez Valdez no ha formulado oposición alguna; sin embargo la autoridad administrativa, deniega su derecho sustentándose que en defensa del interés público tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad.

* Manifiesta que existiendo una interpretación errónea con respecto al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial, los mismos que deben ser nuevamente evaluados y analizados a la luz de la fundamentación fáctica y jurídica expuesta.

+ Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

* El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que se aprecia que los signos en cuestión (solicitado y registrado) se encuentran destinados a distinguir servicios de restauración (alimentación). Por lo que existe identidad entre algunos de los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado "DON RICARDO" "EL REY DE LAS HUEVERAS" Y LOGOTIPO (mixto) y algunos de los servicios que distingue la marca "LA CASITA DE RICARDO" (denominativa).

* Menciona que el consumidor analizará la marca "DON RICARDO" "EL REY DE LAS HUEVERAS" Y LOGOTIPO (mixta) cotejándola con el recuerdo que posee de la marca registrada "LA CASITA DE RICARDO" (denominativa) que tienen como elemento común la palabra Ricardo.

* Manifiesta que la apreciación de conjunto de las marcas no puede dejar de lado la obligación de la Autoridad Administrativa de valorar, como lo haría un consumidor, el elemento que goza de mayor relevancia al interior de la unidad de la marca. No todos los elementos que conforman una marca le otorgan distintividad.

* Afirma que la denominación relevante del signo solicitado es DON RICARDO puesto que la frase EL REY DE LAS HUEVERAS, la cual no presenta una grafía especial, está dispuesta en la parte inferior del signo en un tamaño muy pequeño, casi imperceptible para el público usuario.

* Manifiesta que en el presente caso no se presenta una confusión directa, sino un riesgo de confusión indirecta, porque el consumidor no creerá que adquiere un producto o servicio por otro, pero sí se presenta una confusión indirecta toda vez que el consumidor puede considerar que la nueva marca es una variante de la anterior, que posee el mismo origen empresarial o que proviene de empresas vinculadas.

* Alega que el análisis de confundibilidad se efectuó tomando en cuenta el aspecto en conjunto de cada uno de los signos confrontados, dándose un mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias, que son aquellas características que son mejor recordadas por el consumidor.

* Concluye que la falta de oposición a la solicitud de registro de marca de la demandante no determina la registrabilidad del signo solicitado, puesto que la Autoridad Administrativa, en defensa del interés público, puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible con una marca registrada anteriormente, siendo irrelevante incluso si el titular de la marca considera o no confundible la marca solicitada con su marca registrada.

3. Sentencia de Primera Instancia.

   * El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró infundada la demanda al concluir que la Resolución 1931-2010/DSD-INDECOPI de 10 de febrero de 2010, emitida por la Dirección de Signos Distintivos y la Resolución 1889-2010/TPI-INDECOPI de 20 de agosto de 2010 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual han sido emitidas sin incurrir en causal de nulidad.

   * Además que cumplen con los requisitos de validez de los actos administrativos al observar la competencia, dado que fueron emitidas por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al...