PROCESO 189-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 189-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. Marca: “TVS STAR SPORT” (mixta). Expediente Interno: 2009-00119-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1148 de 21 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia., solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00119-00.

El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A.

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

      República de Colombia.

      Tercero interesado: Sundaram- Clayton Limited.

   2. Antecedentes:

   1. El 11 de mayo de 2007, Sundaram-Clayton Limited solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro del signo TVS STAR SPORT (mixto), para distinguir “vehículos motorizados, accionados por dos ruedas incluyendo motocicletas, motos (scooters), motonetas, partes y accesorios para los artículos mencionados anteriormente”, comprendidos en la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 29 de junio de 2007, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 577.

   3. Dentro del término oportuno, Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. presentó oposición, pues consideró que era confundible con las marcas STAR (denominativa y mixta), previamente registradas a su favor en la misma Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 25 de marzo de 2008, mediante Resolución 8576, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. y concedió el registro de la marca TVS STAR SPORT (mixta) a favor de Sundaram-Clayton Limited, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la SIC y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 13268 de 29 de abril de 2008 y 44591 de 31 de octubre de 2008, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 8576 de 25 de marzo de 2008.

   6. Mediante escrito de 8 de marzo de 2009, Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 8576, 13268 y 44591, todas ellas dictadas por la SIC. La demanda fue admitida a trámite el 23 de junio de 2009.

   7. El 18 de febrero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   8. Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      – Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. es titular de las siguientes marcas previamente registradas que combinan la expresión “STAR” con otros elementos, en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: STAR CHAIN MOTORCYCLE CHAIN (mixta), STAR BATTERY (mixta), STAR PARTS (mixta), STAR PARTS NKP KIT BIELA (mixta), STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE (mixta), STAR PARTS RODO (mixta), STAR PARTS NKP KIT PISTON (mixta), STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS (mixta), STAR PARTS CORTAR (mixta) y STAR CHAIN (denominativa); por lo cual, el registro de la marca solicitada STAR SPORT (mixta) implicaría que el consumidor erróneamente le atribuya el mismo origen empresarial que el resto de las marcas que incluyen la expresión “STAR”.

      – Entre los signos en conflicto se presentan similitudes conceptuales, ortográficas y fonéticas. De hecho, considera que el cotejo de marcas debe hacerse entre las denominaciones “STAR”, pues el vocablo “SPORT” es descriptivo de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y las letras “TVS” demasiado pequeñas para “leerse por el consumidor”.

      – Al eliminar el componente “SPORT” de la marca solicitada, y la expresión secundaria “TVS”, se tiene como resultado la identidad de marcas, lo cual hace presumir la existencia de un riesgo de confusión. Conceptualmente, ambas marcas evocan una misma idea: estrella, la cual es reiterada por la gráfica incluida en la letra R de la marca solicitada TVS STAR SPORT (mixta), esto es, una estrella.

      – En cuanto a los demás elementos gráficos de la marca solicitada TVS STAR SPORT (mixta), los mismos consisten únicamente en el tipo de letra aplicado a la parte denominativa, lo cual no le imprime distintividad alguna.

      – De conformidad con lo anterior, la coexistencia de los signos en conflicto conlleva a riesgo de confusión directa e indirecta, ya que ambas marcas amparan productos de la misma clase, es decir, identifican productos idénticos, y son idénticas en el vocablo “STAR”.

      – La palabra “STAR” no es genérica ni descriptiva, toda vez que no describe ningún tipo de vehículo, ni evoca ninguna de sus cualidades. Si la marca se encuentra incluida en varios registros de marcas no es porque en sí misma sea una característica intrínseca del producto, sino porque la misma SIC ha propiciado, a través de actos como el demandado, que varias marcas que contienen el término sean registradas.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   9. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó desestimar las pretensiones formuladas en la demanda por carecer éstas de sustento legal, señalando lo siguiente.

      - Manifestó que los actos fueron expedidos con sujeción en la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la comunidad Andina de Naciones.

      - Argumentó que para que se origine riesgo de confusión o asociación en el comportamiento del consumidor, es necesario que exista identidad o semejanza de tipo conceptual, visual y fonético.

      - Asimismo, la oficina correspondiente de efectuar el análisis de registrabilidad delas marcas, realizó un riguroso análisis de la marca objeto de la demanda, y determinó, que si bien el signo “TVS STAR SPORT” imita una de las expresiones de las marcas previamente registradas “STAR”, tal semejanza no es suficiente para determinar que la marca demandada incurre en la causal previamente alegada por la actora.

      - Precisó que si bien el término “STAR” es parte de una marca registrada y ya reconocida por el consumidor, es una expresión que resulta común encontrarla en varias marcas orientadas a proteger productos similares, es por ello, que no es posible que solo un empresario se apropie o pretenda hacerlo, de una palabra de uso cotidiano como lo es “STAR”.

      - De acuerdo a las reglas de comparación marcaria, concluyó que las marcas son lo suficientemente aptas para distinguir productos en el mercado.

   10. Sundaram-Clayton Limited contestó la demanda manifestando lo siguiente:

       – La marca TVS STAR SPORT (mixta) es un signo distintivo y novedoso acompañado de un diseño especial y característico que permite imprimirle suficiente distintividad. Respecto de la confundibilidad gráfica y visual alegadas, resulta que la marca solicitada TVS STAR SPORT (mixta), en su conjunto indivisible, es distintiva, novedosa y caprichosa y totalmente diferente respecto de las marcas registradas.

       – En la marca TVS STAR SPORT (mixta) no predomina la expresión “STAR”, ya que debe ser valorada en conjunto, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la componen, es decir, la marca consiste en las expresiones “TVS STAR SPORT” y el diseño, que no pueden fraccionarse.

       – La marca TVS STAR SPORT (mixta) solicitada para registro es totalmente distinta a la marca registrada. De igual manera, la expresión “STAR” es muy usada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el registro de otras que contengan dicho vocablo debe concederse siempre que existan otros elementos adicionales que le den distintividad, en este caso la expresión “SPORT”, al igual que los elementos gráficos adicionales.

       – La expresión “STAR” es utilizada por diferentes comerciantes para proteger productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. no puede pretender el uso exclusivo de dicha expresión.

       – En la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, la expresión “STAR” es muy usada y debe ser registrada siempre que existan elementos adicionales que le den distintividad. En el caso en concreto, tenemos que la expresión “SPORT” y los elementos gráficos adicionales, tales como la expresión en un diseño especial en letras minúsculas en fondo grueso y claro y la letra “R” de la expresión “STAR” se encuentran en un mayor tamaño y en el centro un diseño en forma de estrella, y en la parte superior las letras “TVS”, elementos que le otorgan al signo la distintividad requerida. Además, Sundaram-Clayton Limited ya registró una marca semejante.

       – Las marcas resultan totalmente disímiles, pues a pesar de coincidir en la expresión “STAR”, los elementos adicionales y el diseño del signo solicitado TVS STAR SPORT (mixto), en...