PROCESO 188-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 188-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los literales e) y g), y último inciso del artículo 135 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00301. Actor: GIROFLEX S.A. Marca: FORMA (mixta).

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1145 de 20 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-0301.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de septiembre de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: GIROFLEX S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad GIROFLEX S.A., el 24 de agosto de 2007 solicitó el registro de la marca mixta FORMA para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “Muebles y artículos de los muebles en general, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases”.

   2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 589 de 29 de febrero de 2008, no se presentaron oposiciones.

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 37291 de 30 de septiembre de 2008, negó el registro solicitado. Argumentó que el signo no tiene distintividad. El término forma puede ser utilizado por los empresarios que se dedican al diseño y la fabricación de muebles.

   4. La sociedad GIROFLEX S.A., interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el citado acto administrativo.

   5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 48948 de 26 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación interpuesto.

   6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 52216 de 11 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Decisión contenida en la Resolución 37291 de 30 de septiembre de 2008.

   9. La sociedad GIROFLEX S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

   10. Mediante providencia de 18 de febrero de 2014, la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   11. Manifiesta, que la expresión FORMA tiene varias definiciones, lo que implica que las personas le dan un significado gramatical concreto dentro del contexto en que se encuentren.

   12. Señala, que la marca “FORMA” es una característica secundaria de los productos que la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es registrable, ya que no hace relación a las características esenciales de los productos que pretende amparar.

   13. Indica, que el término “FORMA” no puede ser descalificado, ya que hace parte del lenguaje ordinario. Se puede seguir utilizando en su sentido natural y obvio.

   14. Argumenta, que la expresión “FORMA” es evocativa.

   15. Precisa, que la marca “FORMA” no sólo se encuentra registrada en Perú para productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, sino en varios países de Suramérica. Tiene distintividad adquirida de conformidad con el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   16. La corte consultante mediante auto decidió que “no se tiene por contestada la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber sido presentada la contestación en forma extemporánea”.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   17. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   18. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los literales e) y g), así como el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   19. En armonía con lo expuesto, los temas que serán objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos de uso común y descriptivos.

2. Los signos evocativos.

3. La distintividad adquirida o sobrevenida.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD. EL CASO DE LOS SIGNOS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVOS.

   20. Como en el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado FORMA (mixto) carece de distintividad y forma parte del lenguaje ordinario, se hace necesario tratar el tema propuesto.

   21. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

   22. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) Distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) Distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.”

   23. En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente:

       “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

       Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o...