PROCESO 188-IP-2014

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 188-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA. Marca: SPRING S.P.G. (mixta). Expediente Interno: 1743-2011-0-1801-JR-CA-14.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 1743-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 22 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 1743-2011-0-1801-JR-CA-14.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. Antecedentes

    1. Partes en el proceso interno:

      Apelante: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA

      Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

      Tercero interesado: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG

    2. Hechos:

    3. El 27 de octubre de 2008, ALDO GROUP INTERNATIONAL AG solicitó el registro de la marca SPRING S.P.G. (mixta) de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

    4. El 8 de junio de 2009, CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA (Colombia) formuló oposición sobre la base de la marca SPRING STEP (Certificado 141693) de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza y de la marca SPRING STEP (Certificado 164549) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

    5. Mediante Resolución 488-2010/CSD-INDECOPI de 1 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

    6. El 24 de marzo de 2010, CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA interpuso recurso de apelación reiterando su posición respecto a la existencia de confundibilidad entre el signo solicitado y las marcas base de su oposición.

    7. Mediante Resolución 2975-2010/TPI-INDECOPI de 27 de diciembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 488-2010/CSD-INDECOPI.

    8. El 30 de marzo de 2011, CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2975-2010/TPI-INDECOPI.

    9. Mediante sentencia de 23 de octubre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda.

    10. El 11 de noviembre de 2013, CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA presentó recurso de apelación.

    11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en los siguientes términos: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes”.

    12. Argumentos de la demanda:

    13. La demandante CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA señaló lo siguiente:

      - Solicita la nulidad de la Resolución 2975-2010/TPI-INDECOPI de 27 de diciembre de 2010 que confirmó la Resolución 488-2010/CSD-INDECOPI.

      - Es titular de la marca de producto SPRING STEP (Certificado 141693), para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Los signos presentan semejanzas fonéticas y gráficas, por lo que resultan semejantes y capaces de inducir a error al consumidor.

      - Los signos coinciden en la naturaleza de sus productos y en la forma de comercialización de los mismos. Existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Si bien es cierto que en la Clase 25 de la Clasificación de Niza existen otras marcas que contienen el término SPRING, todas ellas tienen elementos figurativos o denominativos adicionales que logran diferenciarlas entre sí, lo que no ocurre con la marca en registro.

      - Los términos evocativos (como “STEP”) carecen de fuerza distintiva en el análisis comparativo, por lo cual la confrontación de marcas estaría restringida a la denominación “SPRING”.

    14. Argumentos de la contestación a la demanda:

    15. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

      - Defiende la legalidad de la Resolución 2975-2010/TPI-INDECOPI de 27 de diciembre de 2010 que confirmó la Resolución 488-2010/CSD-INDECOPI.

      - La opositora sustenta su oposición sobre la base de su marca registrada SPRING STEP (denominativa), así como a la marca solicitada con anterioridad SPRING STEP (denominativa) para distinguir productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

      - Algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos que distingue la marca registrada SPRING STEP (Certificado 141693) están vinculados.

      - Algunos de los productos que pretende distinguir el signo se encuentran comprendidos en los productos que pretende distinguir la marca solicitada con anterioridad SPRING STEP (Expediente 357860-2008).

      - Si bien los signos en conflicto incluyen en su conformación el término SPRING, éste también se encuentra incluido en la conformación de diversas marcas registradas, a favor de distintos titulares, por lo que no se puede establecer una semejanza únicamente sobre tal coincidencia, más aun cuando los signos en conflicto incluyen elementos adicionales que permiten su diferenciación.

      - Se han tenido a la vista, las marcas VÍA SPRING, SPRINGS y logotipo, SPRING y logotipo, INTERNATIONAL SPRING y logotipo y SPRING y logotipo, registradas bajo Certificados 75626, 78570, 59097, 1382, 63279 y la misma CRISS SPRING solicitada bajo Expediente 365823-2008, con las cuales el signo solicitado no resulta confundible, toda vez que si bien distinguen algunos de los mismos productos se diferencian fonética y gráficamente.

      - En el presente caso, aun cuando existe identidad y similitud o conexión competitiva, según sea el caso, entre los productos que distinguen los signos en conflicto, las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los mismos y el hecho de que el término SPRING que comparten forme parte de marcas anteriormente registradas para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de terceros, determina que su coexistencia en el mercado sea posible sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.

      - En la medida que el signo solicitado está constituido por la denominación SPRING, que es utilizado en diversas marcas registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan este término, en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen una suficiente eficacia distintiva o siempre que se usen a título informativo en los envases o catálogos de productos importados distinguidos con otras marca.

    16. El tercero interesado ALDO GROUP INTERNATIONAL AG señaló lo siguiente:

      - No corresponde pronunciarse sobre la marca SPRING STEP solicitada bajo Expediente 357860-2008 hasta su resolución final.

      - En la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza coexisten distintas marcas que incluyen, además de otros elementos distintivos, a la denominación SPRING en su conformación.

      - En ese sentido, la denominación SPRING, por sí sola, no es considerada como elemento suficiente para determinar similitudes al grado de causar riesgo de confusión.

      - El signo solicitado incluye elementos adicionales a la denominación SPRING, tales como la sigla S.P.G. y el tipo de letras celestes, que hacen factible que los signos coexistan.

      - Los productos que los signos distinguen no guardan relación.

    17. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

    18. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que si bien es cierto el elemento denominativo SPRING es similar entre las marcas en conflicto, ello no implica que exista de por sí riesgo de confusión en la percepción del consumidor medio, toda vez que las diferencias fonéticas y gráficas entre dichas marcas, hacen perfectamente distinguible a los signos en cuestión.

    19. Por tanto, no cabría la posibilidad de que el público considere que la palabra STEP sea una variación de la marca SPRING S.P.G., por lo que difícilmente confundiría el producto deseado. De otro lado, el hecho de que las marcas en conflicto distingan productos de la misma naturaleza, no significa que no pueda otorgarse un nuevo registro de marca, toda vez, que al haberse determinado que no existe riesgo de confusión entre los signos, el consumidor podrá diferenciar entre los mismos y no vinculará los productos a un mismo origen empresarial.

    20. Argumentos del recurso de apelación:

    21. La demandante presentó recurso de apelación reiterando lo señalado en su demanda.

  2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

    1. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136[1] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de...

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