PROCESO 186-IP-2015

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 186-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Lácteos del César S.A. Marca: “KAREN`S PIZZA” (mixta). Expediente Interno: 2007-00305-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1128 de 20 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia., solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00305-00.

El Auto de 4 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. ANTECEDENTES

    1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Lácteos del César S.A.

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

      República de Colombia.

      Tercero interesado: Valencia y Soto S.A.

    2. Antecedentes:

    3. El 31 de marzo de 2006, Valencia y Soto S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro de la marca KAREN’S PIZZA (mixta), para distinguir “Harinas y preparaciones hechas de cereales, Pastas y Pizzas, Pan, Pastelería, Salsas (Condimentos)”, en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

    4. El 31 de julio de 2006, la solicitud de registro se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 566.

    5. Dentro del término oportuno, se presentó oposición por parte de Lácteos del César S.A., con fundamento en el registro anterior de la marca KLAREN’S (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

    6. El 16 de noviembre de 2006, mediante Resolución 30572, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca KAREN’S PIZZA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

    7. Lácteos del César S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 5895 de 28 de febrero de 2007 y 7488 de 28 de febrero de 2007, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 30572 de 16 de noviembre de 2006.

    8. Dentro del plazo legal, Lácteos del César S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 30572, 5895 y 7488, todas ellas dictadas por la SIC. La demanda fue admitida a trámite el 17 de junio de 2008.

    9. El 18 de febrero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

  2. Argumentos de la demanda:

    1. Lácteos del César S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

    – El signo solicitado KAREN’S PIZZA (mixto) no cuenta con la distintividad requerida por el artículo 134 de la Decisión 486, pues resulta confundible con la marca KLAREN’S (denominativa), previamente registrada a su favor para distinguir productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza y, por consiguiente, no debe ser registrada como marca.

    – Los productos distinguidos por la marca KAREN’S PIZZA (mixta) se encuentran comprendidos dentro de los productos amparados por la marca KLAREN’S (denominativa), previamente registrada a su favor, por lo tanto, ambos signos pretenden distinguir productos alimenticios de consumo masivo.

    – El elemento denominativo de la marca KAREN’S PIZZA (mixta) es predominante, por lo que el cotejo debía realizarse respecto de las expresiones KLAREN’S y KAREN’S. Conforme a lo anterior, los signos en conflicto sólo se diferencian por la palabra “PIZZA”, la cual es de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, por tanto, resulta inapropiable.

    – Existe similitud ortográfica, pues la marca KAREN’S PIZZA (mixta) reproduce en el mismo orden todas las letras contenidas en la marca registrada por Lácteos del César S.A., exceptuando la letra “L”. Adicionalmente, las marcas en conflicto presentan similitud fonética, habida cuenta que existe identidad entre la letra “K” al comienzo de ambas, la terminación “REN’S” y el orden de las vocales “A-E”, contenidas en las dos expresiones. Finalmente, existe similitud ideológica, pues ambas expresiones no tienen significado en el idioma español pero a su vez evocan un nombre femenino y se encuentran acompañadas por el apóstrofe que sugiere la propiedad sobre un objeto en el idioma inglés.

  3. Argumentos de la contestación a la demanda:

    1. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, en tanto carecían de apoyo jurídico suficiente. Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.

      – Para que un signo sea registrado como marca, debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Bajo este contexto, la marca KAREN’S PIZZA (mixta) no encuadraba en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486, pues contrario a lo afirmado en la demanda, ésta cuenta con suficiente fuerza distintiva.

      – Entre los signos objeto de debate existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que los hacen suficientemente distintivos y, por consiguiente, el registro de marca concedido se ajusta a derecho.

      – La marca KAREN’S PIZZA (mixta) está compuesta por once letras, mientras que la marca KLAREN’S (denominativa) previamente registrada por Lácteos del César S.A. sólo consiste en seis letras, lo que significa una estructura distinta que descarta la confundibilidad fonética.

      – La denominación KAREN’S tiene un significado propio y alusivo a un nombre femenino, mientras que la expresión KLAREN’S es de fantasía y no tiene un significado propio, descartando de esta manera la confusión ideológica alegada por Lácteos del César S.A.

      – Las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues no generan riesgo de confusión directa ni indirecta en el público consumidor.

    2. Valencia y Soto S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Si bien el elemento denominativo es preponderante en las marcas mixtas, no puede desconocerse el elemento gráfico y la capacidad distintiva que éste aporta al signo en conjunto. En este orden de ideas, la marca KAREN’S PIZZA (mixta) resulta suficientemente distintiva respecto de la marca KLAREN’S (denominativa), pues cuenta con elementos gráficos que le otorgan una apariencia propia a dicha marca. Lo señalado resulta determinante, pues el cotejo de marcas debe realizarse tomando en consideración ambos aspectos, no debiendo considerarse aisladamente los elementos denominativos y gráficos de la marca.

      – Si bien la expresión “PIZZA” es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no significa que ésta deba separarse de la marca KAREN’S PIZZA (mixta) para el cotejo de marcas, pues dicha expresión aporta distintividad desde el punto de vista visual, agregando un elemento adicional que no se encuentra presente en la marca KLAREN’S (denominativa) registrada por Lácteos del César S.A.

      – No existe similitud ortográfica, pues la marca solicitada para registro cuenta con elementos adicionales que la hacen suficientemente distintiva. En el mismo sentido, tampoco existe confundibilidad fonética pues la pronunciación de cada una de las marcas en conjunto resulta fácilmente diferenciable. Finalmente, tampoco existen semejanzas ideológicas, pues la expresión KAREN’S evoca un nombre femenino y el apóstrofe apunta a la noción de propiedad, mientras que la marca KLAREN’S (denominativa) es de fantasía y no evoca ningún significado en el idioma español.

  4. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

    1. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar esencial en el caso particular. De oficio, se interpretará el artículo 136 literal a) de la mencionada normativa[1].

  5. CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

    2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

    3. Palabras de uso común.

    4. Marcas de fantasía.

    5. Coexistencia de Hecho.

    6. Marca notoriamente conocida.

    7. Causales de irregistrabilidad que desaparecieron al momento de resolverse la nulidad.

  6. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

    2. En el presente caso, Valencia y Soto S.A. solicitó el registro del signo KAREN`S PIZZA (mixto) para distinguir productos de la Clase 30 de la...

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